企业办理涉外商标注册前

应注意的几个问题

陈 飞

    前 言

    随着中国在世界经济中的竞争力越来越强，实施“走出去战略”的中国企业越来越多，“中国制造”的商品和服务在世界各国所占的份额越来越大。商场如战场，在进军海外市场的同时，中国企业一定不要忘了随身携带自己的“国际身份证”———商标，并且要妥善加以保管。商标专用权具有地域性的特征，因此在中国受保护的商标严格来说在国外是不受保护的，企业必须到各国商标主管机关分别办理商标注册申请手续。如果不及时在目标市场和潜在市场办理注册申请，企业的商标很容易出现被他人或竞争对手抢先注册或被假冒仿冒的情况。近年来许多有影响力的中国企业商标在很多国家被他人抢先注册，导致这些企业不得不高价回购、或遭遇侵权诉讼、或增加企业经营成本、或延缓产品占据市场的时间、或降低或彻底丧失市场份额、或另创品牌导致巨额损失。进入国际市场就要适应并掌握国际游戏规则，经济全球化是大势所趋，中国品牌将越来越多地被世界所熟悉，因此中国企业必须运用国际商标法律，尽早注册自己的商标使其受到法律的保护，才能有效地防止他人抢先注册，并为商品或服务的宣传、销售等后续工作提供必要的保证，不断塑造、保护并提升品牌价值。

    在办理涉外商标注册的过程中，由于各国和地区的商标法律制度不同，导致办理商标注册的手续和要求不同，情况相当复杂。通过几年的涉外商标代理的实践，笔者总结并归纳了在办理涉外商标注册前企业必须注意的几个方面问题。希望能够为中国企业在正式办理涉外商标注册时提供一些参考之用。

    办理涉外商标前应注意的几个具体问题

        1、商标的选择

    商标是用来区分来源于某一企业或个体商户的产品或服务的专用标记。由此可见，商标的最基本作用就是能够起到区分作用，避免消费者的混淆误认。因此企业在设计、选择、注册商标时必须把该要素放在首要地位，同时结合特殊的设计、企业文化、消费者的感受等办理商标注册。总而言之，商标必须具有显著性。在办理涉外商标注册时，企业一般会走入如下误区：

   （1）将企业英文名称中各词首字母的缩写或太简单的英文字母组合作为公司的商标。

    这是国内很多企业的习惯，通常缩写后的商标一般都是三个左右的字母组合，整体上没有任何涵义。虽然世界上大部分国家允许这种商标的注册申请，但由于这种商标整体上很难呼叫，消费者很难对其产生深刻的印象，而且很容易与其他包含这几个字母的在先商标产生权利冲突，导致被官方驳回或遭到在先权利人提异议或撤销等。同时有些国家不接受简单字母组成商标的注册，如俄罗斯不接受三个及三个以下字母商标注册，除非该商标中各字母有特殊的设计，具备相当的显著性。因此笔者认为一个好的英文商标应当至少包含三个以上的英文字母，而且可以并容易呼叫。如果是三个字母以下组成的英文商标，笔者建议应当加上必要的图形要素或其它要素以增强其显著性。

   （2）申请注册纯中文商标

    有人认为，到海外市场注册申请纯中文商标是为了使国内市场与国际市场同轨运行，是实施将民族品牌推向世界的战略需要，也是一种民族文化自豪感的象征。笔者认为，上述观点无可厚非。作为一个中国人，当然希望用中文商标标示的商品能够推向全世界并被海外消费者广泛接受，这不仅是企业竞争实力提高的体现，也是一个民族文化得到认可的满足感。但是对于这样的想法必须基于海外消费者的心理感受之上，企业必须慎重选择。

    当今世界，中文虽然在世界范围内的影响力越来越大，学习中文的外国人也越来越多。但总体而言，中文在大部分外国人眼中只是一种图形符号而已，就像一个普通中国人看阿拉伯语一样，感觉怎么长的都差不多。这也可以从很多国家商标主管机构将中文商标当作图形来审查的标准看出。许多企业在办理涉外商标注册申请时，不管当地消费者是否认识中文，简单生硬地将国内注册的纯中文商标拿到国外办理，这样不仅让国外消费者很难接受，而且不利于企业迅速开拓并占领国外市场。同时一些国家不接受纯中文商标的注册，如越南、亚美尼亚等。在代理实践中，这两个国家明确表示不接受纯中文商标的注册。另外，纯中文商标在一些国家被官方驳回的风险性很大，因为审查员不理解商标的含义，需要不断的解释或提供声明等方式进行克服。如果企业打算到海外市场注册中文商标，笔者认为最好加上相应的英文、拼音、图形等其他显著性要素作为组合商标一起注册。

   （3）申请注册纯汉语拼音商标

    同中文商标一样，到海外市场办理申请注册纯汉语拼音组成的商标占了很大一部分。外国消费者虽然认识由纯拼音组成的商标，但由于汉语拼音同英文的发音习惯和呼叫方式有很大差别，因此国外消费者很难对其产生深刻的印象，导致企业无法迅速开拓并占领市场。笔者认为企业最好根据英语的发音规则和习惯来设计并注册英文商标，这种英文商标可以是英语中固有的词汇或者企业根据英语发音规则独创的英文字母组合等。

如果企业打算注册汉语拼音商标，建议最好加上相应的图形等其他显著性要素作为组合商标一起注册。不仅提高了商标整体的显著性，而且有利于国外消费者快速识别。

   （4）申请注册同各国的禁忌相冲突的商标

    由于文化和语言的差异，各国都有一些本国的禁忌，因此企业在办理涉外商标注册时必须了解目标市场的语言习惯和禁忌状况。比如澳大利亚忌讳用兔子作为商标，因为澳大利亚盛产羊毛，重视牧草的繁殖，害怕兔子毁坏草地；阿拉伯国家禁用猪的图形作商标；英国人忌讳人像作为商品的装潢；北非一些国家忌讳用狗作为商标等。

    另外，有一些禁忌是由于语言差异产生的。如国内某著名的汽车品牌CHANA，其在西班牙语里代表女性的下身，带有这样的商标的产品出口到西班牙语国家会造成不良影响。

   （5）注册同国外相当知名的公司商标相似的商标

    在实践中，笔者发现有些企业在办理涉外商标注册时所采用的商标与国外一些相当知名的公司拥有的商标十分近似。这导致申请人商标在申请阶段被驳回、公告阶段被提异议、注册后被提撤销等一系列不利因素。给企业带来了相当大的额外经济支出，而且不利于企业迅速在国外获得商标专用权。产生这种的情况的主要原因是因为这些知名的公司早在世界各国和地区获得了商标专用权，得到了法律的保护，他们拥有一整套完善的商标保护和监测制度，并且十分重视商标专用权的保护；经过长期的使用和经营，许多知名商标在当事国获得了相当于驰名商标的保护。如同索尼公司“SONY”商标近似，上述冲突商标基本上在全球受到了这些跨国公司的围追堵截。不仅给企业带来了比较大的额外经济支出，同时也拖延了企业产品进入目标市场的时间。虽然最后通过删除冲突商品、异议答辩、驳回复审、上诉、全球和解等手段在大部分国家获得了注册，但这样的教训很深刻。因此笔者建议中国企业在办理涉外商标注册时，应当首先了解同行业中比较知名的跨国企业所拥有的商标状况，尽量避免同这些知名商标相近似，导致被驳回、提异议或撤销等，造成不必要的损失。企业可以通过多种途径获知这些在先商标的状况，如通过网络查询、各种杂志刊物报道、各国商标局数据库查询等手段。但如果企业在中国已经注册了同其他同行业跨国公司相近的商标并且在国内相当知名，而且到国外也必须使用该商标，笔者认为企业也无需太多忧虑，只要通过综合使用上述各种手段和途径，相信在目标市场国获得商标专用权的把握性还是比较大的。

        2、商品或服务项目的选择

    在办理涉外商标申请注册时，企业必须根据公司经营的方向、产品种类和性质、出口的货物清单等确定需要到国外申请保护的商品或服务项目。商品或服务选择的范围、个数的多少、是否规范等不仅直接影响到商标注册申请支出费用的高低、受保护范围的大小，而且影响到官方是否可以接受、企业商标权利是否可能遭到侵害等。下面主要就这方面的问题进行陈述。

   （1）商品或服务类别的选择

    对于商品或服务的划分，目前大多数国家或地区商标注册采用的是《商标注册用商品和服务国际分类表》（即尼斯分类。截至2006年1月，尼斯协定的成员国有78个国家，非成员国采用尼斯分类的有68个国家和4个组织），唯一的区别是各国或地区采用的版本不尽相同，目前最新的是第九版，该分类表基本上涵盖了世界上所有的商品和服务项目。对于大部分国家的商标申请，企业应当主要根据该分类表来决定申请注册商品或服务的项目。同时，对于那些尚未采用尼斯分类表的国家或地区来说，企业可以参照该分类表进行选择，一般也是可以接受的。但对于一些极少数国家来说，他们采用的是与尼斯分类表完全不同的商品和服务分类方式，因此这些国家必须单独进行选择商品或服务项目。如塞拉利昂、巴哈马、多米尼克等国家采用的是1938年英国旧分类表，不包含服务项目。

    对于生产企业来说，一般来说申请保护商品项目即可。但随着中国品牌在世界各国的影响力越来越大，出现了很多抢注中国企业商标的情况，他们通常是在相近类别或与商品相关的服务类别上进行抢注。如企业生产的是第12类上的“汽车”等商品，他人会在相应的“车辆保养和修理；车辆服务站；车辆进出口”等服务项目上进行抢注。因此，对于一些相对比较知名的中国企业来说，应当在相类似的商品或服务项目上同时注册，构筑一道坚固的商标防御体系，防止他人抢先注册，维护企业的商标权益。

   （2）商品或服务项目个数的选择

    商品或服务项目个数的选择直接影响到企业商标保护的范围，因此具有相当重要的作用。企业必须根据出口清单、主营产品状况、目的国家的状况进行产品的选择，但商品或项目个数的选择有很大的奥妙。

对于那些可以接受全类商品或服务项目注册的国家来说，企业最好选择进行全类注册，这样不仅可以扩大保护范围，而且可以防御在后申请的相同商标但包含不同商品的注册，保护企业的商标专用权。接受全类注册的国家有很多，大部分位于欧洲、中东地区和非洲地区，如奥地利、挪威、阿根廷、黎巴嫩等。

    对于限制商品或服务项目个数的国家来说，企业应当根据实际情况来选择商品或服务项目的个数，如果超出规定的范围企业必须支付额外的费用。如泰国限定在10项以内、安哥拉限定在5项以内、印度限制在10项以内、越南限制在6项以内等。

    对于那些对商品或服务项目个数没有限制的国家和地区来说，是不是选择的个数越多越好呢？答案是肯定的，但前提条件是这样不会产生额外的费用。如很多国家在通过官方实质审查后，会在当地主流报纸或刊物上对商标的所有信息进行公告一次或几次不等，如果客户选择的商品或服务项目过多，造成的结果是占据报纸或刊物的版面幅度很大，产生的公告费用是相当惊人的。而且在一些非英语国家，尤其是发达国家，如果选择的商品或服务项目过多，会造成国外律师的工作量成倍增加（主要是翻译商品或服务项目的时间延长、律师审核商品或服务的时间延长），而这些国家的律师通常是按时间收费的，律师费用也就大幅增加。因此，笔者建议企业在选择商品或服务项目个数时，应量力而行，不要贪多。

    总的来说，企业应把握的原则是：对于可以接受全类注册的国家和地区，应尽量全类注册；有商品或服务项目个数限制的国家和地区，企业应根据实际情况进行选择；对于没有商品或服务项目个数限制的国家或地区，我们建议企业选择最多不超过20项，一般以10项上下为宜。

   （3）特殊国家和地区商品或服务项目的选择

    企业除了应当根据尼斯分类表进行商品或服务项目选择以外，还必须注意一些特殊的国家和地区的规定，他们有独特的商品或服务划分方式。如伊拉克、也门拥有自己的本国分类，前面提到的如塞拉利昂、巴哈马、多米尼克等国家采用的是1938年英国旧分类表，不包含服务项目。而一些发达国家对商品或服务虽然大致同尼斯分类近似，但都有其特殊的规定，主要有美国、韩国、日本、新加坡、加拿大等，这些国家对商品和服务的描述规定极为严格，对于比较宽泛的商品或服务项目是不接受的，实践中有很多商标在这些国家就是因为商品或服务项目过于宽泛而收到了官方下发的审查意见书，导致企业获得商标专用权的周期延长、产生额外费用等。完全避免这种情况的产生是不可能的，主要原因是这些国家的审查员对商标的审查具有很大的自由裁量权，同时这些国家对商品和服务项目的划分没有十分统一的规定，只是有一定的历史参考依据而已。但只要把握一些规则，在相当程度上还是可以避免官方因为商品或服务不规范而下发审查意见。如25类上的商品“服装”，该商品在上述几个国家都是不被接受的，但如果将其细化成“衬衫；西服；婚纱”等商品则是可以接受的。因此在这些国家选择商品或服务项目的首要原则是进行细化。

   （4）中国特有商品或服务项目的申报

    由于各国生产方式和生活方式的差异，导致每个国家都有一些本国独具特色的商品或服务。如中国特有的商品“月饼、黄酒”等；特有的服务项目“典当、茶馆”等。对于这些中国特有的商品或服务项目，外国消费者不了解其性质和用途，因此一些国家是不接受其注册的。但对于一些发展中国家和不发达国家来说，其商品审查制度比较宽泛，只要申请人能够将商品或服务项目解释清楚，官方也是可以接受的。对于那种严格根据尼斯分类的国家和地区，不接受这些特有商品或服务项目注册的。遇到这种情况，企业可以选择那些涵盖范围比较宽泛的规范商品或服务项目进行注册保护，如果不能找到更大范围而又无法保证能够获得注册的商品或服务项目，建议客户将其删除以避免官方下发审查意见，产生不必要的额外费用。

        3、申请人英文名称和地址的选择

    办理涉外商标注册时，申请人必须提供申请人的英文名称和地址信息。以何种名义和地址办理商标注册申请，对于申请人来说具有重大的影响。下面主要从申请人英文名称和地址两方面进行论述。

   （1）申请人英文名称的选择

    企业办理涉外商标注册申请时，最好使用与已经在对外贸易中采用的企业英文名称一致，这样不仅保证了企业权利的统一，而且有利于企业在原来基础上进一步迅速开拓海外市场。如果企业在以前的生产经营活动中只是贴牌生产（OEM）或尚未在外贸中使用任何固定的英文名称，笔者建议企业应当慎重选择相应的英文翻译。在中国，企业名称应当由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，法律、行政法规和规章另有规定的除外。企业名称中的字号应当由2个以上的字组成。这是否就意味着企业在选择英文名称时也必须根据上述规定逐一进行对应翻译呢？笔者认为这是不必要的。在进军海外市场时，企业就应当把自己当作一个跨国性的企业来经营，因此如果在办理涉外商标注册时还带有行政区划的名字是没有太大必要的，这样不仅让外国消费者很难对企业有快速的辨别和认识，而且对企业在以后扩张中起到阻碍作用，因此笔者认为企业在选择英文名称时一般包含三个要素即可，即字号、行业和组织形式，这是国际上很多跨国公司的通常做法，也被世界各国所接受。

    另外，企业在选定了英文名称之后就不要轻易进行变更，除非公司的字号或组织方式等发生重大改变。因为一旦发生了任何微小的变化，就必须到各国商标主管机构分别办理商标变更手续，这样不仅会产生额外费用，而且会使消费者对商标和企业之间联系发生中断。实践中有个别企业就公司的行业英文名称进行了多次变更，笔者认为这是不可取的。

   对于国内一些规模比较大的集团公司来说，是以集团的名义还是下属子公司的名义进行商标申请注册感到很难以抉择。笔者认为应当把握的原则是“谁使用就以谁的名义注册”，这样不仅保证了使用者与所有者的权利统一，而且使消费者能够将商标与使用者产生直接联想，有利于迅速提高商标的影响力。如果集团公司和下属子公司都在使用同一商标，笔者认为最好以集团公司的名义进行申请，这是因为集团公司可以从全局角度出发对商标的使用和管理做出统一的规定，有利于扩大商标的使用范围和频率，而且集团公司存续周期比较长，有利于商标权利人的长期稳定；而子公司只限于某一领域，商标使用的范围有限，不利于提高商标的知名度，同时子公司存续周期短，容易发生破产、改制等影响商标权利人的状况。

   （2）申请人英文地址的选择

    同英文名称一样，选择恰当的英文地址办理涉外商标注册对企业来说有很大影响。首先英文地址应当规范，符合英语的表达方法，而不是生硬地将汉语中的地址直接翻译成英语。其次英文地址不宜过长，很多企业根据中文地址逐字逐句地将其翻译成英文，结果是地址非常长。而对于有些国家来说是不接受太长的英文地址的，如美国采用电子提交，地址栏中只能容纳一定的字符数，其他超出的字符将可能造成乱码或顺序颠倒等情况，因此笔者建议企业在选择英文地址时一般以不超过15个英文单词为宜，可以将一些通用字符删除，如将“Street；Town；City和Province”等删除以便节省相应的空间。最后英文地址不宜太细，因为一旦地址发生微小的变更，企业就必须到各国办理商标地址变更手续以保持商标权利人的信息更新，这样也会产生额外的费用。

        4、目的国家的选择

    企业必须尽快确定需要办理涉外商标注册的国家清单，这关系到企业商标是否能尽快在各国获得商标专用权，还关系到是否可以防止第三方恶意抢注。通常企业可以根据以下几方面进行决断：

   （1）对已经有产品出口的国家，企业应尽早办理商标注册；

   （2）对尚未有产品出口的市场，企业应当未雨绸缪，提前在潜在市场和重点市场进行商标注册，防止他人抢先注册，导致产品无法进入而丧失市场份额；

   （3）对容易出现抢注现象的国家和地区应提高警惕，尽早注册，这尤其对那些在国内非常知名的商标而言非常重要。目前实践中最容易出现抢注的国家和地区主要有日本、韩国、港澳台地区、印尼、菲律宾、德国、智利、秘鲁、委内瑞拉等；

   （4）对于市场不太成熟或暂不打算进入的国家，企业可以等到以后进行注册，即分批注册。

        5、申请方式的选择

   （1）巧用优先权

    办理涉外商标注册时，企业应当把握注册时机，尽早注册。同时可以利用优先权的优势，将涉外商标的申请时间提前，这是很多企业很容易忽视的。根据《保护工业产权巴黎公约》第4条的规定，巴黎公约某一成员国申请人，在任一成员国递交同一商标申请的首次申请日起的6个月内，可以在该成员国要求优先权。如一企业在中国于2008年1月1日提交了商标申请，其到泰国提交申请的日期是2008年5月1日，如果在提交申请时企业要求优先权，则在泰国的申请日可以提前到同国内一致的2008年1月1日。优先权的使用有利于企业及早在目的国获得商标专用权，还可以为防止商标遭到恶意抢注提供充足时间。因此企业必须重视并利用好优先权，更快更好的在国外获得商标专用权。

   （2）区分对待采用“注册在先”和“使用在先”的国家

    对于大陆法系的国家和世界上大部分的国家和地区而言，他们都采用“注册在先”的原则获取商标权利，即谁先获得注册谁就获得商标的专用权。因此企业如果想要到这些国家办理商标注册申请，就必须及早注册，采用各种手段尽快获得商标专用权。

    对于美国、英国、澳大利亚、加拿大等英美法系的少数国家和地区而言，他们采用的是“使用在先”原则，即谁最先在市场中对商标进行使用，谁就有权主张对商标的专用权。企业如果想要在这些国家获得商标专用权，就必须尽早将商标在这些国家投入使用并同时办理商标注册手续。在这些国家，企业应十分重视对商标使用证据的收集、保存和归类。商标的使用证据包括带有商标的销售合同、出口清单、提单、发票、广告宣传材料、包装等。如果发生商标抢注、侵权、异议、撤销等有害于企业商标权的状况，企业可以基于这些宝贵的使用证据以保护自己的商标权。

   （3）通过不同途径进行涉外商标注册

    目前，企业可以通过三种途径办理涉外商标申请：逐一国家申请；通过马德里国际注册体系办理；通过区域组织进行办理。每种途径都有自己存在的利弊，因此企业要充分利用各种途径的优势并慎重做出选择，下面就简要对这方面做出说明。

    顾名思义，逐一国家申请指商标申请人委托各国的知识产权律师事务所直接到官方办理商标注册申请。由于具有目的性强、独立性强、可操作性强和稳定性强等特点，单独指定申请被很多企业所采纳，如单独指定绝大部分国家并不需要以国内注册或申请为基础，同时注册后效力是比较稳定的。但由于各国商标法规定不尽相同，商标注册制度有很大差别，获得商标专用权的时间长短相差很大，文件要求不一致，律师收费和官方收费的巨额差异，各国官方语言和货币的差异，因此导致企业对选择逐一国家申请的方式有一些影响。

    通过马德里国际注册体系办理涉外商标注册申请。企业可以基于国内申请或注册通过世界知识产权组织的国际局向马德里协定书和议定书成员国提出申请，申请人递交一份申请就可以有选择的指定所有79个成员国（中国除外）。此种途径由于具有省时、省力、省钱等特点，受到了企业的欢迎，也成为企业办理涉外商标注册的一种重要途径。但由于此种途径包含国家范围有限，需要以国内申请或注册为基础，注册效力不是很稳定，没有单独的注册证书等原因，成为企业选择此种途径的阻碍。

    通过区域组织办理商标注册申请。目前世界上有三个比较大的涉及商标注册的区域性组织，即欧共体（OHIM，截至目前共27个成员国）、非洲知识产权组织（OAPI，以前法国的殖民地或领地，共16个成员国）、非洲工业产权组织（ARIPO，以前英国的殖民地或领地，共16个成员国），目前选择最多也是最重要的是欧共体商标注册和非洲知识产权组织商标注册。企业提交一份申请，如果通过审查即可获得所有成员国的保护，因此对企业具有很强的吸引力。

    总 结

    以上主要论述了企业在办理涉外商标申请前必须注意的几个方面。企业只有充分了解并运用这些信息才能最大限度地节省费用、最大程度地保护商标权利、以最短时间和最顺利的方式获得商标专用权。笔者希望中国企业在推进商标国际化战略时少走些弯路，顺利地将中国品牌推向世界并不断提升品牌价值。企业在办理涉外商标注册时，应当与代理组织充分沟通并了解相关情况，使企业的商标使用、注册和管理合理、有序、最充分的得到保障。◎