“思聊”商标注册遭驳引发纠纷，代理机构被禁注非代理服务商标条款的适用引发关注——

如何审查商标代理机构申请的非代理行业商标？

商标代理机构申请注册的非代理服务商标于申请注册日后转让给非商标代理机构，能否视为商标代理机构不得在其代理服务之外的商品或服务上申请注册商标的障碍已消除？对此，北京知识产权法院在（2016）京73行初608号行政判决书中给出了答案。

　　北京知识产权法院经审理认为，北京知果科技有限公司（下称知果公司）的经营范围包括商标代理，其在信息传送等服务上申请注册系争商标，构成我国现行商标法规定的“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的情形。在诉争商标的申请注册日后，将诉争商标转让给关联企业北京拍脑壳科技有限公司（下称拍脑壳公司）的事实，不能被视为诉争商标注册障碍消除的情形。据此，法院一审判决维持了国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）对诉争商标的注册申请予以驳回的复审决定。

　　据了解，2014年8月，知果公司提出诉争商标即第15200037号“思聊”商标的注册申请，指定使用在信息传送、计算机终端通讯等第38类服务上。

　　2015年5月，国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）以知果公司为商标代理机构，除对其代理服务申请注册商标外，不得在其他类别申请注册商标，且代理机构申请注册其代理服务类别以外的商标易引起社会不良影响为由，作出对诉争商标的注册申请予以驳回的决定。

　　知果公司不服商标局决定，随后向商评委申请复审，其主要理由为诉争商标已于2015年4月转让给拍脑壳公司，因此不属于我国现行商标法第十九条第四款规定的情形。

　　经审查，商评委于2015年12月作出复审决定，对诉争商标的注册申请予以驳回。

　　知果公司与拍脑壳公司不服商评委作出的复审决定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。

　　拍脑壳公司诉称，其对诉争商标进行受让是为了实际经营使用，但商评委在明知该商标已经办理转让申请的情况下，未等待诉争商标完成转让核准就作出了被诉复审决定，未充分保护拍脑壳公司的利益，有违我国商标法的立法原则。

　　北京知识产权法院经审理认为，诉争商标的申请注册属于我国现行商标法第十九条第四款所规定的情形。而无论商标代理机构是基于何种目的进行注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请注册日后任意转让给非商标代理机构的情况视为障碍消除，那么该条款将失去规制作用，因为一旦该商标申请被受理，商标代理机构可以通过商标转让的方式注册非代理服务商标。如果将上述行为可以视为障碍消除，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标再转让的方式进行牟利的行为。

　　据此，法院一审判决驳回了拍脑壳公司的诉讼请求。　　（王国浩）

　　行家点评：

　　吴新华 北京市炜衡律师事务所 律师：该案明确了我国现行商标法第十九条第四款的适用问题。针对一些商标代理机构以倒卖牟利为目的，利用自身掌握的商标知识与信息，在与自身所经营的业务无关的商品或服务上批量申请注册商标，甚至恶意抢注他人商标的行为，我国现行商标法第十九条第四款特别作出限制性规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。

　　该案中，诉争商标“思聊”指定使用在第38类信息传送等服务上，上述服务不属于商标代理机构提供的代理服务的范畴。原申请人知果公司在商标局作出驳回通知前申请将诉争商标转让至拍脑壳公司，商标局于2016年3月对诉争商标的转让予以核准，但在2015年5月作出决定驳回了诉争商标的注册申请。

　　在诉讼阶段，拍脑壳公司和知果公司均主张，无论是知果公司最初申请注册诉争商标，还是将诉争商标转让给拍脑壳公司，其本意都是为了自主使用，而不是为了恶意抢注或囤积商标，因此不符合我国现行商标法第十九条第四款规定的立法本意。对此，一审法院在判决中明确指出，无论商标代理机构是基于何种目的进行注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。同时，如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请注册日后任意转让给非商标代理机构的情况视为障碍消除，我国现行商标法第十九条第四款将失去应有的规制作用，可能会在客观上纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标再转让的方式进行牟利的行为。

　　由该案可以看出，目前商标行政主管机关和人民法院方面对于我国现行商标法第十九条第四款的适用采取了非常严格的态度，对于商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标的，只要原始申请行为符合该条款的适用要件，即使采取了转让给其他公司的手段，仍然属于我国现行商标法第十九条第四款所禁止的情形。

　　姚小娟 浙江天册律师事务所 律师：该案主要涉及我国现行商标法第十九条规定的商标代理机构抢注商标的问题。我国现行商标法第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。可见，我国现行商标法第十九条第四款是作为商标代理机构应当遵循的诚实信用原则而出现的，其立法本意是规制商标代理机构利用自身优势抢注商标。

　　该案争议焦点在于我国现行商标法第十九条第四款的适用，以及诉争商标的转让能否成为法律适用的阻却是由。

　　第一，我国现行商标法第十九条第四款规制的行为是申请注册行为。当商标代理机构向商标局申请注册商标时，这一行为已经发生。无论之后的商标申请是否转让，都不能否定已经发生的客观事实。

　　关于代理服务的界定，在“上专”商标驳回复审行政纠纷案中，北京知识产权法院依据我国商标法实施条例第八十四条以及商标代理管理法第六条第一款来认定代理服务，商标代理涵盖以下内容：代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；提供商标法律咨询，担任商标法律顾问；代理其他有关商标事务。因此，知果公司在第38类服务上申请注册商标，不属于在代理服务上申请注册商标的情形。

　　第二，申请商标的转让不能成为法律适用的阻却事由。如前述，我国现行商标法第十九条第四款规制的是申请注册行为，转让是申请注册之后的事实，在后事实不能将在先违法事实变为合法。而且我国现行商标法第十九条的立法本意，是为了防止商标代理机构利用自身优势抢注商标。如果认定知果公司的转让行为构成法律适用的阻却事由，无异于助长甚至纵容代理机构抢注商标之风，与商标法立法目的相违背。