受让商标时应注意“撤三”风险
苏霖
《商标法》第四十九条第二款规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标……”
该法条体现的是《商标法》“激活商标资源、清理闲置商标”的立法精神，也是“撤销连续三年不使用注册商标”程序（简称“撤三”）的法律依据。
当前注册商标阻碍了在后申请商标的注册时，在后商标申请人通常都会对在先注册商标采取一定的措施以清除障碍。相对于无效程序严格的五年时限和在先权利证据要求，则需要提供充分的证据证明其在法定期限内，在指定商品/服务上真实的，公开的使用了该注册商标。无论是在商标局、商评委的行政程序中，还是在法院的行政诉讼程序中，对商标使用证据的要求可以说都是十分严格的，可以说稍有不慎，商标就会被成功“撤三”。
由于“撤三”程序既成本低廉，又极具效率，企业在受让注册商标应充分考虑商标可能存在的被“撤三”的风险，避免高价购买商标，又被撤销的“杯具”。
在第1313785号“良心liangxin”商标“撤三”案中，和合谷公司于2009年11月3日从良心食品厂受让了涉案商标。2008年12月15日，景汇公司对涉案商标提出了“撤三”申请。2011年10月24日，商标局认为和合谷公司提供的商标使用证据无效，决定撤销涉案商标在“米、面粉、谷类制品、玉米粉”商品上的注册。和合谷公司不服商标局决定，向商评委申请复审，商评委仍维持了商标局的决定，涉案商标在“米、面粉、谷类制品、玉米粉”复审商品上的注册予以撤销。
和合谷公司不服撤销决定，诉至法院，其主张之一是“涉案商标系其从原注册人处有偿受让取得，对于其在指定期间是否有过实际使用并不知情，即便该商标在指定期间内确实存在连续三年停止使用的情况，也不应由复审商标现在的权利人,即和合谷公司来承担复审商标被撤销的法律责任……”，和合谷公司的另一项主张是“其在依法取得复审商标所有权之后，一直积极将其用于商业使用，不存在闲置和浪费商标资源的情况。”
然而，和合谷公司的主张并未得到法院的支持，其原因之一是在案证据不足以证明涉案商标“三年不使用”系不可归责于原商标注册人良心食品厂的任何原因，亦无证据显示和合谷公司在此期间为了将复审商标投入商业使用进行了任何准备。
在上述案例中，北京市一中院的释明值得关注：“注册商标在有效期内有偿转让的情形较为普遍，然而商标的受让人在与商标原注册人就转让该商标进行磋商时，往往较少注意到该商标的在先使用情况，商标原注册人通常亦不会主动披露。至于此种情形是否属于商标原权利人在转让商标时存在隐瞒重要事实的过错而影响商标转让合同的效力，否则，除非商标受让人能够证明商标原权利人存在明显过错，商标受让者只能自行承担由此带来的不利风险。”
对比另一起类似的案例，却有着相反的结果。在第716753号“大自然NATURE及图”商标撤三案中，比纳公司在2010年5月27日从原杭州磁带厂受让了涉案商标。而当时杭州磁带厂正处于清算阶段。2011年12月26日，商标局下发决定，撤销涉案商标，比纳公司不服商标局决定，向商评委申请复审，商评委仍维持了商标局的决定，涉案商标予以撤销。
比纳公司后诉至北京一中院，此案方得翻转，重要的一点是“原告在获得使用涉案商标的权利后，积极进行广告宣传，持续生产、销售涉案商标品牌产品，并不断扩大生产经营规模。据此，综合考虑涉案商标的原商标权人在上述期间存在未实际使用涉案商标的正当理由以及原告受让涉案商标后作出了实际使用的必要准备并随后积极使用的情况，本院认定在案证据足以证明原告在商业活动中对涉案商标进行了公开、合法、有效的使用……”。
可见，当企业在决定受让注册商标时，不仅应考虑该商标过去的使用状况，更应将受让的商标及时投入使用，避免因闲置商标而扩大被“撤三”的风险。
作者单位：北京品源知识产权代理有限公司
