严厉打击恶意注册行为的利器
——关于新《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当 手段取得注册”的理解与适用
★第7269344号楚留香及图商标无效宣告案评析
◎基本案情
申请人：郑小龙
被申请人：上海火游网络科技有限公司
争议商标：第7269344号楚留香及图商标
（一）当事人主张
申请人的主要理由是：申请人是著名武侠小说家古龙之子，也是古龙先生创作并完成的《桃花传奇》《午夜兰花》《借尸还魂》等楚留香系列作品的合法著作权人。“楚留香”是畅销武侠小说《楚留香传奇》系列作品中的人物角色名称，已被相关公众所熟知并具有较高知名度。被申请人在明知该知名人物角色名称的情况下，违反诚实信用原则恶意抢注争议商标的行为，侵犯了申请人在先著作权并构成不正当竞争。争议商标的使用必将引起消费者对服务来源的混淆误认，造成不良社会影响，请求依据《商标法》有关规定，对争议商标予以宣告无效。
被申请人在规定期限内未予答辩。
（二）商评委审理与裁定
商评委经审理查明：
1 .争议商标于2009年3月20日申请注册，2014年8月14日获准注册，指定使用在第41类组织教育或娱乐竞赛、组织表演等服务上。
2.本案被申请人除注册争议商标外，还在第9类、第41类等多项商品和服务上大量注册与知名作家代表作同名、以文字为主体的商标，如温瑞安群侠传、寻秦记、大唐双龙传、白发魔女、康熙帝国、萍踪侠影等。
商评委经审理认为，被申请人在明知“楚留香”这一知名作品人物角色名称的情况下申请注册争议商标，属于采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人高知名度文学作品，并具有借此获取不当利益的企图。被申请人大量申请注册商标的行为，明显超出正常经营需要。争议商标的注册违反诚实信用这一基本法律原则，扰乱商标注册秩序，已构成新《商标法》第四十四条第一款所指情形。
综上，商评委裁定申请人无效宣告理由成立，对争议商标予以无效宣告。
◎评 析
本案的焦点问题在于争议商标的注册行为是否构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形。
新《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”根据立法目的和商评委评审及司法实践，该条款中的“以其他不正当手段取得注册”行为是指违反诚实信用原则，基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册并损害公平竞争市场秩序和商标注册秩序的行为。其立法宗旨在于制止违反诚实信用原则，侵犯他人合法权益，扰乱商标注册秩序，损害公平竞争市场秩序的不正当竞争行为。我国《商标法》虽然坚持商标注册原则和申请在先原则，但并不意味着法律对有证据可证明的商标注册人违反诚实信用原则、不正当注册他人知名商标行为的允许。
商评委在适用该条款时，强调应优先适用《商标法》明确规定的具体条款，对于有证据充分证明确实属于违反诚实信用原则，而其他条款又难以调整的不正当注册行为才可以适用该条款，尤其应当考虑个案具体情况，严格把握适用上述条款的适用要件。
在本案中，申请人向商评委提交的证据足以证明在争议商标申请注册之前，“楚留香”这一知名作品人物角色名称已被相关公众熟知，并与古龙先生及其系列作品形成对应关系。被申请人在没有相关授权及许可并明知他人作品知名度的情况下申请注册争议商标，已经违反了诚实信用原则。结合被申请人注册其他商标的事实，可认定被申请人具有不正当竞争、牟取非法利益的目的，属于侵犯他人合法权益的不正当竞争行为，争议商标的注册符合新《商标法》第四十四条第一款的适用条件，应当予以制止。
值得注意的是，2013年修改《商标法》时，在第七条总则部分对诚实信用原则予以明确规定，这使得原本分散体现在各个具体条款中的这一法律基本原则得以更好地贯彻执行，从而使诚实信用原则得以在《商标法》中全面确立。因此，尽管对于新《商标法》第四十四条第一款是否涉及私权的保护存在争议，但其立法目的非常清晰。在诚实信用原则已经确立为新《商标法》基本原则的情况下，在新《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条等条款规定的情形之外，如果确有充分证据证明争议商标注册人明知或者应知某件商标为他人在先使用的商标，仍不以使用为目的申请注册大量商标，就可以认定该商标注册行为扰乱了商标注册秩序，构成新《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
□尚 平
★第5689451号吾诺商标无效宣告案评析
◎基本案情
申请人：株式会社资生堂
被申请人：周再雄
争议商标：第5689451号吾诺商标
（一）当事人主张申请人的主要理由是：申请人是日本最大的化妆品公司，也是世界著名化妆品公司之一，在中国享有极高的知名度。
申请人的资生堂和SHISEIDO商标已于2009年被认定为第3类化妆品商品上的驰名商标。吾诺是申请人旗下著名的男士护肤品品牌，注册号为第1970025号（以下称引证商标）。争议商标是对引证商标的抢注。被申请人抢注了多件商标，其行为具有明显的恶意。请求依据新《商标法》第四十四条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
被申请人在规定期限内未予答辩。
（二）商评委审理与裁定
商评委经审理查明：
1.争议商标申请时间为2006年10月30日，核准注册时间为2009年11月14日，核定使用在第18类钱包、书包、背包、手提包、旅行用具（皮件）、皮缘饰品、兽皮、伞、手杖商品上。
2.引证商标申请时间为2001年10月19日，核定使用在第3类香皂、肥皂、香水等商品上，现为有效注册商标。
商评委经审理认为：本案应适用2001年《商标法》第四十一条第一款（新《商标法》第四十四条第一款）予以审理。“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”，是指争议商标注册人在申请注册商标时，采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意注册的行为。其中，“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案被申请人先后在多个类别的商品和服务上申请注册百余件与他人知名商标相同的商标，包括保时捷、芝华士、拉斐堡、林肯、梦龙等，也未提交其商标使用证据。商评委认为，被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标的故意。此类注册行为不仅有可能导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱正常的商标注册秩序，有损公平竞争的市场秩序，故争议商标构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
◎评 析
2001年《商标法》第四十一条第一款所说的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”，一般是指虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册，比如伪造营业执照、涂改经营范围、编造有关虚假申请事项等。这些行为既违反《商标法》，也违反了民法相关原则，其取得的注册商标权是非法的。2001年《商标法》第四十一条第一款将“以其他不正当手段取得注册”与违反该法第十条、第十一条、第十二条或者采取欺骗手段等绝对性理由并列，且在第二款和第三款规定了侵害特定权利人权益的相对性理由，从字面和逻辑关系理解，本款中“以其他不正当手段取得注册”保护的是公共利益和注册秩序，不能用于保护相对人的权益。因此，在适用法律时，应当优先适用《商标法》的其他条款，只有违反诚实信用原则、恶意证据充分而《商标法》的其他条款难以调整的不正当注册行为，才考虑适用该条款，而且应当谨慎使用，严格把握适用要件。目前，商标评审实践和司法实践均认为，非以使用为目的，大量或多次抢注商标的行为应认定为扰乱商标注册秩序的行为，适用2001年《商标法》第四十一条第一款（新《商标法》第四十四条第一款）予以规制，此种做法对有力打击恶意抢注行为亦具有重要意义。
