论商标固有显著性的认定

冯术杰

   从商标法基本原理、比较法和国际条约来看，显著性或识别性(distinctiveness)指的是商标就一种商品或服务将某个提供者与其他提供者相区分的功能，也被表述为指示(提供者)来源的功能。显著性是商标的基本功能，在注册取得制度下，它是一个标识可以被核准注册从而作为商标予以保护的根本条件。换句话说，只有具有识别能力的标识，才有资格成为注册商标。《商标法》第9条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。这里的“具有显著特征”和“便于识别”就是对于申请商标的显著性要求，是一个条件而不应该被解释为两个条件，“显著性”和“识别”也是具有同—含义。显著性，包括固有显著性和获得显著性。固有显著性的认定是商标审查和无效程序中最基本和最经常的工作。但固有显著性的认定也是国内外司法实践的难点，既难在如何将抽象的法律概念和原则适用于形形色色的社会现实，又难在显著性的认定是个难以将事实问题与法律问题决然区分的复合体，而且关于固有显著性的事实认定往往是证据规则的死角。本文尝试对固有显著性的认定规则、标准和方法予以考察，以期对既有认识有所推进。

一、固有显著性和获得显著性的关系

固有显著性，根据商标标识与所用于的商品或服务之间的关联关系角度来评价，关联程度越低则显著性越高。借鉴美国的判例，根据固有显著性的程度按从高到低的顺序可以将商标分为臆造性商标、任意性商标、暗示性商标、描述性商标(标识)和通用标识。获得显著性，是指不具有固有显著性的标识，经过使用而为相关公众所知晓，从而相关公众就相关商品或服务将该标识与某个提供者建立了特定的联系。比如，两面针牌牙膏，该商标是牙膏产品的一种原料；AMERICAN STANDARD牌洁具，该标识的本意是美国标准。在一个商标申请被以不具有固有显著性为由驳回之后，申请人通常都会在复审申请中提出两个理由：申请商标具有固有显著性；即便不具有固有显著性，申请商标也已经通过使用产生了获得显著性。作为申请人，建立两道防线的策略是值得肯定的，但审查机关和法院只能选择适用一个理由而不能同时适用，因为获得显著性和固有显著性是彼此独立并互相排斥的规则，获得显著性的判断仅适用于不具有固有显著性的标识。

在BEST BUY及图案中，佳选企业服务公司于2004年2月12日在第35类推销(替他人)、进出口代理等服务上申请注册“BESTBUY及图”商标。2006年2月28日，商标局在其驳回决定中认定，BEST BUY作为商标使用在指定服务上仅仅直接表示了服务的品质和特点，因而，不具有显著性。申请人提起了复审和诉讼，商标评审委员会、北京第一中级法院和北京市高级法院均维持了商标局的决定。最高人民法院经提审认为，该案中的申请商标由英文单词“BEST”、“BUY”以及黄色的标签方框构成，虽然其中的“BEST”和“BUY”对于指定使用的服务具有一定描述性，但是加上标签图形和鲜艳的颜色，整体上具有显著特征，便于识别。同时，根据新查明的事实，申请商标在国际上有较高知名度，且申请商标在我国已经实际使用，经过使用也具有了一定的知名度。综合上述因素，申请商标能够起到识别服务来源的功能，相关公众能够以其识别服务来源。

该案中，法院一方面认为申请商标整体上具有固有显著性，另一方面又认为申请商标经过使用产生了获得显著性。实际上，审查机关或法院应当要么认定具有固有显著性，那就不应再讨论获得显著性的问题了；要么认定不具有固有显著性，那就必须依当事人的申请评价获得显著性的问题，而不能获得显著性规则和固有显著性规则同时适用。

二、固有显著性的规则

各国法律关于固有显著性的立法方式和规则基本一致：从正面规定显著性的条件要求，从反面排除不具有显著性的情形。比如，我国《商标法》一方面在第9条规定申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。另一方面，在第11条规定了不得作为商标注册的标识：(1)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(2)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；(3)其他缺乏显著特征的。在第l2条规定，以三维标志申请注册商标 的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。《法国知识产权法典》第L．711-1条规定商标是用于识别自然人或法人的产品或服务的可图示标志；第L．711-2条接着规定商标标识的识别性应就指定的商品或服务来评价，并规定下列标识不具有显著性：(1)在日常语言或职业语言中仅是产品或服务的必需、通用或常用称谓的标志或名称；(2)可用于指称产品或服务某一特征(尤其是质量、数量、用途、价值、地理来源、产品生产或服务提供的时间)的标志或名称；(3)仅由产品的性质或功能所决定的形状或赋予产品实质性(substantial)价值的形状所构成的标识。欧盟第207/2009号《欧盟商标条例》第7条规定了驳回商标申请的绝对理由，其中涉及显著性条件的有四项：(1)没有任何显著特征的商标；(2)仅由可以在商业活动中用于指称产品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、产品生产时间或服务提供时间或其他特征的标志或指示构成的商标；(3)仅由在现在的语言中或善意形成的商业实践中的惯常标志或指示构成的商标；(4)仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状构成的商标。欧盟第2015/2424号条例将最后一项的适用范围扩展到商品形状以外的其他商品特征。

可以看到，显著性的概念规则没有争议，显著性的排除规则所涵盖的情形各国存在一定差异：我国《商标法》规定了通用标识、描述性标识和功能性三维标识，外加一个“其他不具有显著性的情形”作为兜底条款；法国比我们多规定了“必需”标识和“常用”标识；欧盟比我们多规定了一个“惯常”标识，并且将功能性标识的范围扩展到了三维标识以外；法国法和欧盟法没有在排除规则中设置兜底条款，但其对于显著性条件自身的规定其实可以起到兜底条款的作用。如果从我国《商标法》第ll条删除兜底条款，同样可以适用第9条的显著性正面定义来否定第11条所不能涵盖的显著性缺失的情形。另外，法国法和欧盟法上的惯用或常用标识，在我国的商标法实践中有时被放在兜底条款中，有时被放到描述性标识条款中，并且还没有形成清晰的类型化认识，为此，有必要借鉴法国和欧盟的做法将其列为兜底条款中的一个典型的缺乏显著性特征的情形。非通用标识，也非描述性标识的．常用标识的例子，比如，理发店门口的转筒。

三、“同行业竞争者必需”标准

在商标法实践中，显著性的认定也有法律规则的适用方法问题。申请商标应当具有显著性，这是总的要求。在判断申请商标是否满足这一要求时，显著性排除条款提供了特定情形下的明确规则依据，因此，属于排除条款所涵盖的明确情形的(通用标识、描述性标识和功能性标识)就直接适用该条款。显著性排除条款没有明确涵盖的情形，并不表示就具有显著性，仍要根据显著性的概念原理判断其是否具有法律所要求的显著性。如果不具有，则适用《商标法》第ll条的兜底条款，因此，对于《商标法》没有明确排除的显著性缺失的情形，形式上适用的是兜底条款，实质上的依据是显著性的概念原理，体现为《商标法》第9条的规定。

根据商标法的显著性概念原理来评价申请商标或争议商标(无效程序)是否满足商标注册的要求，这一判断是商标法中最具有挑战性的法律解释和适用工作之一，各国商标法就显著性特征的概念和规则已经大同小异，但就显著性特征的判断实践仍存在很大的差别。理论和实践的探索目标是以显著性特征的原理和既有规则及成熟实践为这一判断提供更多的指引，减少任意性，提高客观性。显著性特征的判断最重要的是量化门槛问题，即申请商标的显著性要达到什么样的高度才能够或应该被核准注册。如前所述，固有显著性是从商标与所指定的商品或服务的关系的角度来评价，关系越远则显著性越高，关系越近则显著性越低。臆造商标、任意性商标、暗示性商标和描述性商标的分类方式，有利于澄清显著性高低的程度问题，但这些概念本身也仍存在适用中的定性问题，尤其是暗示性商标与描述性商标的区分问题。商标法的显著性与著作权法上的独创性、专利法上的创造性之间的不同点在于：商标法不要求申请人创造出前所未有的标识，而著作权和专利权正是为激励创作和创造而创设的；但这三者在适用上又存在一个相同点，即都有一个认定中的量化门槛问题：如同著作权法只要求作品具有最低程度的能表现作者人格的创造性，专利法只要求发明对于本领域技术人员不是显而易见的，商标法也只要求商标具有最低程度的显著性就可以获得注册和保护。

那么，这一最低程度的显著性要求应当如何把握呢?一方面要从商标与所指定的商品或服务的关系来评价，另一方面要从相关公众对商标的认知来看。在商标法的基本原理层面，同行业经营者必需的标识或者说同行业竞争者对其拥有正当利益的标识，不应为某一个商标申请人所独占，否则将损害公共利益；其他标志原则上都应被核准注册，因为凡不是同行业经营者所需要的标识都与产品和服务不具有密切关联，因而都具有一定的任意性(arbitrary）。同行业竞争者必需标准就从反面构成对于固有显著性的基本认定标准，而且是个客观性很强的标准。如果将商标法放到更大的制度背景下来看，经营者选择商标标识是一种工商业自由，执法机关需要尊重这一自由。与该工商业自由相对应，执法机关要以显著性缺失为由驳回商标注册申请或宣告某个注册商标无效，则它要对显著性的缺失承担举证责任。这既符合私法领域的“除了法律所禁止的都是允许的”这一原则，也符合行政行为举证责任在行政机关的原则。

商标法实践中存在一些关于显著性判断的具体类型化规则，这些规则的确立和适用都要依据同行业竞争者必需性这一基本标准。对于显著性排除条款所明确规定的情形，比如通用标识和描述性标识，它们被排除的原因就同时符合前述“同行业竞争者必需”标准：此类标识是同行业经营者所必需的标识，相关公众也就不能通过此类标识来区分不同的产品或服务提供者。在我国的《商标审查标准》中存在“两个以下常规书写的数字或字母不具有显著性”的审查规则，该规则就不符合前述两项显著性的认定标准。一方面，没有理由认定此类标识是同行业经营者所必需的，另一方面，也没有理由认定相关公众不能通过此类标识识别商品或服务的来源，如何能一刀切地认定它们都不具有显著性呢?和我们的做法相反，欧盟商标局却认为，即便对于仅由一个常规书写的字母构成的商标，也需要结合个案认定其是否具有识别商品来源的功能；C用在果汁饮料上不具有显著性，因为此类产品与维生素C紧密关联，但字母W在交通运输服务上就具有显著性。

四、“ 相关公众的商标认知”标准

国内外的审查实践还发展出了“相关公众会不会将申请标识作为指示商品或服务来源的标识”和“相关公众会不会将申请标识作为商标认知”的标准，该标准及其适用给商标审查实践带来了很大的不确定性和主观性，必需谨慎把握，否则存在曲解商标法原理和过于主观随意适用的重大缺陷。比如，认为企业名称、商品名称、产品型号、产品的包装形状和产品形状(比如，三叶草密封端钮案、芬达瓶案和雀巢方形瓶案) ，广告语(比如，“美丽不打烊”案)，颜色等不会被相关公众作为商标认知，这种观点值得商榷。

首先，将“相关公众不会将申请标识作为商标认知”这个标准中的“商标”不应当是公众在感性层面对商标的形象认识，即不应将商标设想成所谓的“品牌”——在商品或商品包装的显眼位置用醒目的方式展示的文字或图形，而应当从申请标识是否会具有识别商品来源的功能的角度来解释商标，这一意义上的商标在现实的表现形式就是多种多样的了。在The Global Fund及图案中，法院认为，申请商标中的文字部分“Th eGlobal Fund”易使相关公众认为其系基金会的名称，虽然该名称使用在指定服务上亦会起到指示服务来源的作用，但该标示作用与商标所起到的标示作用不同，不具有商标所通常具有的表现形式，因此不符合商标注册的显著性要求。如前所述，商标的显著性认定旨在确认申请标识是否能具有指示商品或服务来源的功能，以便确定其是否可以成为商标法保护的客体，因为商标法的核心目的就是保护商业标志的来源识别功能。因此，这种来源指示功能是显著性存在与否的充分必要条件，至于该标识以何种形式表现，法律并不关心，审查机关和法院更不能要求申请商标都具有“商标的通常表现形式”，这一概念在法律层面没有意义。如果要求申请商标都具有“商标的通常表现形式”，那么颜色商标、声音商标、立体商标和气味商标等非传统商标都就被排除在商标法的保护范围之外了。而商标法之所以将这些类型的标识纳入保护范围就是因为这些标识可以具有来源指示功能。

其次，在正确地将“商标”以“识别商品或服务来源的标识”的意义来适用的情况下，商标局对申请商标显著性的审查就是要判断申请的标识有无可能具有这种识别能力。如果认为与指定商品或服务无关的文字、字母、数字或其组合可以具有显著性，那么有什么理由认为这些标识一旦成为企业名称、产品名称或型号，广告语、产品或其包装的形状等就不具有识别商品来源的功能呢?上述观点隐含地认为，一个标识一旦承担了企业名称、商品名称、商品包装等功能，就失去了识别商品来源的功能。那么，为什么同一标识不能同时承担多个功能呢?商号(字号)和商标这两项功能不就经常由同一个文字标识承担吗?同一个标识完全承担着识别商品来源的功能和其他功能，除非该其他功能与识别商品或服务来源的功能相冲突，否则申请标识具有其他功能就不能成为否定其识别功能的理由。因此，仅就显著性的审查而言，商标局只需认定申请标识是否会具有这种识别能力，只要申请标识可以具有识别功能，就满足了显著性要求，而不必考虑该标识是否同时承担其他功能。

再次，“相关公众会不会将申请标识作为指示商品或服务来源的标识”这一规则，其实是显著性排除条款(《商标法》第ll条第1款)的上位规则，因为，无论是通用标识还是描述性标识或是常用标识，它们都是“相关公众不会将其作为商标认知”的标识。立法本身仅规定了该上位规则的两项可以直接适用的具体韵下位规则，司法实际中对于该上位规则必需仅在可以明确类型化和存在可靠依据的情况下才能适用。

最后，从商标的品质保障功能的实现来看，它意味着：消费者如果就购买的某个产品具有良好的消费体验，则它就会通过该商品上引起其注意的标记再次寻找该产品。任何给他留下了印象记忆的标志都可以成为再次寻找该产品的线索，比如，美人鱼形状的香水瓶，独特蘑菇形状的洗发水。在这种情况下，这些标志就起到了识别商品来源的作用。此外，就颜色商标而言，欧盟法院认为消费者没有习惯将商品或其包装的颜色设想为识别来源的标识，因为在目前的商业实践中颜色本身并没有被用作来源识别的方式。但欧盟法院又认为：在非常特殊的情形下，如果商标申请人可以证明申请的颜色对于指定的商品而言绝对的不寻常或者很惹人注目，那么该颜色就具有显著性，比如黑色在牛奶产品上是具有显著性的；将单一颜色作为商标注册将使得注册人对该颜色获得垄断，这损害公共利益，即便指定商品仅涉及一个范围很小的特定市场。这些理由的逻辑并不一致：如果消费者没有习惯将颜色作为来源识别标志看待，为什么一个很特别的颜色就能被消费者作为来源识别标识呢?真正的理由就是：常用的颜色是不同经营者都采用的，因而应当留在公共领域，包括单一颜色。

法国法院曾认定切·格瓦拉的头像在服装产品上没有显著性，因为他对于法国公众而言是一个精神偶像，而其头像代表一种精神象征，因而不会被相关公众作为识别商品来源的标识来认知。该案的判断所依据的社会事实背景是：将精神偶像的头像印制在服装上是一种惯常做法，因此，不同的产品提供者都有可能在其产品上使用该标识，于是，产生了两个后果：申请标识的精神象征功能使得其不能具有识别功能；同行业经营者都应有权在其产品上使用该精神象征标识，因此其不应被某一经营者所独占。可见，消费者对某类标识是否具有将其作为来源识别标识来认知的事实，并不能单独构成一个显著性认定的标准。

五、固有显著性整体的认定方法

固有显著性的审查要采用整体认定的方法，即要从申请商标的整体来判断其是否具有识别商品或服务来源的功能。一个商标可以由多个元素组成，但并不要求各个构成元素都具有显著性，只要申请商标的整体具有显著性就满足要求。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第5条规定，人民法院在审理商标授权确权行政案件时，应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征的，或者描述性标志是以独特方式进行表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。

“说起来容易做起来难”，这一明确而清晰的法律规则在司法实践中却经常被遗忘或违反。在沩山牌及图案中，2004年6月14日，湘沩名茶厂等申请人以“沩山毛尖”为茶叶商品的通用名称为由根据《商标法》第11条第1款、第41条第1款向商标评审委员会申请撤销长沙沩山茶业有限公司所有的沩山牌及图商标。商标评审委员会认为，茶叶产地的名称同时也表明了此种茶叶突出的、区别于其他产地的茶叶商品的品质特点。争议商标虽然还有图形部分，但依据一般消费习惯，消费者会将文字部分作为商标的主要识别和呼叫对象，争议商标的图形部分无法使其整体产生显著性。争议商标的拼音与其文字部分的“沩山”是对应的，文字部分缺乏显著特征，拼音部分亦无法使其产生显著特征。北京市第一中级人民法院经审理认为，争议商标由沩山牌文字及图组成，一般消费者会将文字部分作为商品的主要识别部分和呼叫对象，因而其整体不具有显著性。北京市高级人民法院认为：“沩山”文字已经具有表示产品质量的含义，缺乏显著性；虽然争议商标不仅包含“沩山”文 字，但因拼音部分与文字中的．“沩山”相对应， 因此该商标的文字和拼音应为主要部分，对该商标的呼叫应为消费者认知该商标的主要方式；因此，争议商标不具有显著性，属于《商标法》第11条第(3)项不予注册的情形。最高人民法院认为，判断争议商标是否应当依据上述法律规定予以撤销时，应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行判断，不能因为争议商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性。该案争议商标由沩山牌文字、拼音及相关图形组成，并非仅由沩山文字及其拼音组成，其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。

前述审查机关和法院认为文字一般是文字和图形组合商标的主要识别部分，这没有问题，但显著性的审查并不要求组合商标的主要识别部分具有显著性，只要某个构成元素可以使得商标的整体具有显著性就足够了。显著性整体认定的方法在实践中并没有被很好地遵守。再比如，“lingerie francaise及图”等案件中，申请商标的整体在内衣商品上是具有显著性的，却被商标局和法院驳回。

在这两个例子中，除去申请商标的文字部分只看图形部分，没有人能否认这两个图形具有显著性，而一旦加上文字，图形的显著性怎么就消失了呢?问题就出在，实践中仍存在不从商标的整体来审查其显著性的不正确做法,没有依据地要求商标的文字部分具有显著性。

结语

综上，固有显著性和获得显著性是商标显著性的两种表现形态，是在适用上彼此排斥的商标注册条件。获得显著性仅适用于固有显著性缺失的标志，因此，在商标审查实践中不能认定一个标志既具有固有显著性又具有获得显著性。对于最低程度显著性这一商标注册的门槛条件，应从反面予以认定：凡是同行业竞争者所必需的标志都不具有显著性；反之，非必需性的标志原则上应被认为都满足显著性条件。这一标准符合商标法原理，客观性强，并体现了对工商业自由的尊重和行政法原理的遵守。国内外实践中出现的“相关公众不会将申请标志作为商标认知”标准，其事实认定的主观性和随意性过大；属于显著性认定的高位阶规则，可操作性差，不应被直按适用。整体认定方法仍有待我国的商标审查机关和法院在商标固有显著性的认定实践中切实贯彻实行。