从“新百伦”案看 商标侵权损害赔偿数额的计算

蒋利伟

针对周乐伦与新百伦贸易（中国）有限公司（下称新百伦公司）、广州市盛世长运商贸连锁有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案（下称“新百伦”案），广东省高级人民法院于今年6月16日作出（2015）粤高法民三终字第444号民事判决书。该案涉及到反向混淆、商标无效宣告程序与商标侵权案件之间的衔接、在先使用抗辩、不使用抗辩等问题，其中最为引人注目的是商标侵权损害赔偿数额问题：二审判决将一审判决中的赔偿金额由9800万元改判为500万元。笔者以“新百伦”案为例，简要讨论侵犯注册商标专用权案件中损害赔偿数额的计算方法。

第一，法定顺序还是权利人选择。在“新百伦”案中，原审被告新百伦公司提出上诉，主张适用我国现行商标法，应当首先依据原告周乐伦的损失确定赔偿数额，因此原审法院依据原告主张，直接按照被告新百伦公司的获利确定赔偿数额，属于法律适用错误。其中涉及到侵犯注册商标专用权案件赔偿数额计算方法的顺序问题，即适用法定顺序还是允许权利人选择。

按照我国现行商标法第六十三条第一款和第三款的规定，侵犯注册商标专用权赔偿数额有所谓的法定顺序：首先，应当按照权利人因侵权所受到的实际损失确定；其次，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；再次，以上两项均难以确定的，参照商标许可使用费的倍数合理确定；最后，以上3项均难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿。

因此，商标侵权案件赔偿数额的计算方法，包括原告损失、被告获利、许可费的合理倍数、法定赔偿4种方法，只有在前面的方法难以确定的情况下，才能考虑其他计算方法。

根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第五十六条则是将原告损失与被告获利并列，允许当事人自行选择原告损失或者被告获利。

我国现行商标法之所以规定所谓的法定顺序，可能是因为按照民事侵权的一般原理，对民事侵权行为首先应当以权利人受到的实际损失作为确定赔偿数额的依据，只有在实际损失难以确定的情况下，才需要按照侵权人因侵权获得的利益确定。

在“新百伦”案中，由于原告周乐伦主张的侵权行为发生在我国现行商标法正式施行之前，因此人民法院适用的是我国第二次修正的商标法。但广东省高级人民法院在二审判决中，首先对原告损失进行了分析，认为：“由于新百伦公司通过大量的广告宣传和广泛的产品销售的方式使用‘新百伦’标识，造成相关公众误以为‘新百伦’标识属新百伦公司所有或者‘新百伦’商标与新百伦公司鞋类产品具有密切联系，这种后果在短期内难以消除。”

对于为何没有将原告损失作为确定赔偿数额的依据，广东省高级人民法院的论述是：“对于上述损失的具体数额应如何计算，周乐伦没有提供证据予以证明。因此，本案难以将周乐伦因被侵权所遭受的经济损失作为确定赔偿数额的依据。”

假设适用的是我国现行商标法，如何理解“实际损失难以确定”？原告能否以不提交证据的方式造成“实际损失难以确定”，进而实际上起到选择赔偿数额计算方法的效果？如果允许，那么法律规定顺序确定计算方法毫无意义。如果不允许，那么如何设计被告的防御方法？被告能否依据我国现行商标法第六十三条第二款，在原告不提交证据证明实际损失的情况下，请求人民法院责令原告提供相关账簿资料？或者应当干脆放弃法定顺序，改由权利人自行选择？因此，对于法定顺序与权利人自行选择的问题，尚有待于司法实践进一步明确。

第二，被告获利还是法定赔偿。首先，如何确定商标对产品利润的贡献度。无论是根据原告损失，还是根据被告获利，甚至是按照法定赔偿确定赔偿数额，均应当考虑商标对利润的贡献度，即不能认为商品的所有利润均是由商标带来的。“新百伦”案二审判决中，广东省高级人民法院明确指出：“在计算侵害商标专用权赔偿数额时，应当注重侵权人的产品利润总额与侵权行为之间的直接因果关系。”

如何确定知识产权对产品利润的贡献度一直是司法实践中有待解决的难题。

在“新百伦”案中，被告提供了资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，认为：“新百伦”中文标识在评估基准日期间内对新百伦公司的利润贡献率为0.76%，但是该贡献率如何计算不得而知。法院并未直接对该评估报告进行评述，但事实上并未采纳该评估报告，而是认为即便依据该评估报告，被告获利也超过法定赔偿额，因此应当在法定赔偿限额之上确定。在“ 新百伦” 案中， 广东省高级人民法院在分析涉案商标对相关商品品利润的贡献度时指出：鉴于新百伦公司企业本身的经营规模、市场销售量和较高的企业声誉，尤其是被诉侵权产品上使用了新平衡公司具有较高市场商誉的“N”“NB”“NEWBALANCE”商标，故消费者购买新百伦公司相关商品时，更多地考虑“N”“NB”“NEWBALANCE”商标较高的声誉及其所蕴含的良好的商品质量，新百伦公司的经营获利并非全部来源于侵犯周乐伦持有的“百伦”与“新百伦”商标。

其次，法定赔偿的考虑因素。“新百伦”案中，广东省高级人民法院在确定赔偿数额时考虑了以下因素：新百伦公司的侵权主观因素，明知或者应知周乐伦对“百伦”“新百伦”商标享有权利，但其仍在标识及宣传其产品时持续地、广泛地使用“新百伦”字样，无视他人商标权的存在和我国商标法的相关规定，侵权主观故意明显；周乐伦因涉案侵权行为所遭受的经济损失；新百伦公司被诉侵权标识使用方式，使用“新百伦”标识时基本上与“N”“NB”“NewBalance”组合使用；新百伦公司的侵权规模；新百伦公司被诉侵权行为的持续时间，周乐伦在原审诉讼中，明确计算赔偿损失的期间为2011年7月至2014年2月；周乐伦为制止涉案侵权行为所支付的合理开支。值得注意的是，法院在酌定赔偿数额时，同时考虑了原告损失与被告获利。

第三，合理开支。“新百伦”案中，广东省高级人民法院没有单独明确合理开支，而是判决赔偿经济损失与合理开支共计500万元，合理开支的主要内容是律师费用。诚如江苏省高级人民法院法官宋健所言，人民法院应当“通过律师费的合理判赔，充分体现对律师服务‘优质优价’的肯定，吸引更多的优秀律师从事知识产权法律服务”。

此外，需要注意的是，北京市高级人民法院民三庭《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》指出：如果当事人在一审诉讼中已就律师费、差旅费等合理开支提出诉讼请求，二审期间就新增加的上述费用请求增加赔偿数额的，不属于我国民事诉讼法司法解释第三百二十八条“增加独立的诉讼请求”的情况，法官可以对上述费用的赔偿数额重新作出判决，并在判决书中说明理由。

作者单位：北京恒都律师事务所