优先权判断的典型应用——

如何认定“相同主题”

王蕊娜  王子光

【弁言小序】

优先权是申请人对抗他人就同一主题提出的另外一项申请的重要武器，申请人享有优先权意味着其发明创造自优先权日起就对他人的同一内容的发明创造产生了在先提交专利申请的效力。因此，对于在后申请能否享有在先申请的优先权的判断就会显得尤为重要。

【理念阐述】

对于如何判断在后申请是否能够享有在先申请的优先权，《专利审查指南》中规定了诸多需要满足的条件，而在其他形式要件之外，判断一件申请能否享有优先权的重要条件便是前后两次申请必须具备相同主题，其中“相同主题”是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同。但应注意这里所谓的相同，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致。对于所属领域技术人员而言，如果一件在后申请记载的技术内容不能从在先申请中直接毫无疑义地得出，则在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

通常情况下，申请人提出在后申请时，会对其在先申请保护的技术方案做出改进，或在保证发明符合单一性的原则下，将几项发明技术提交一件专利申请。此时如果在后的申请要求在先申请的优先权，即沿用了在先申请的申请日，则实质上可与在先申请视为同一申请。如果允许在后申请的含有新增加内容的技术方案也享受在先申请的申请日，则明显违背了对同一申请文件的修改不能超出原申请记载的范围的法律规定，与先申请原则是相违背的。因此，在后申请可以增加新的内容，但当其要求优先权的情况下，需要根据首次申请的内容，分别判断不同的技术方案能否享受优先权。如果在提交第一次申请后，申请人又对申请的主题进一步加以改进和完善，以至于在后申请中增加的技术方案与在先申请的说明书和权利要求书中的技术方案并非同一主题，则这些新增加的技术方案不能享有优先权。这样，优先权原则和修改不超出原申请记载的范围的原则便相互统一起来，即二者均应采用直接、毫无疑义地得出的标准。

【案例演绎】

某专利（下称在后申请）涉及一种投影光学系统，其要求了3件对应于不同优先权日的在先申请（下称在先申请1-3）的优先权。

在先申请1-3与在后申请均涉及一种反射折射投影光学系统，在考察该权利要求1请求保护的技术方案是否能够享受在先申请1-3的优先权时，发现3件在先申请中记载的相应技术方案与该在后申请的权利要求1的技术方案相比存在以下区别，即：在后申请的权利要求1限定了“其包括至少2片反射镜”以及有关“要形成第1面的中间像及第2中间像”的内容；而在先申请1中记载了包括至少2片反射镜但只形成1个中间像的技术方案；在先申请2中记载了包括4片反射镜但只形成1个中间像的技术方案；在先申请3中记载了包括至少6片反射镜且形成2个中间像的技术方案。针对这些区别，专利权人还指出在先申请1文件中在其说明书中记载了有关“在本发明中，采用投影光学系统具有偶数个反射镜的构成”以及利用至少2片反射镜来形成第1面的中间像的内容，这些表述表明其先申请1中的反射镜不局限于2片，中间像的个数也没有明确限定为1，在先申请1中已经记载了2片反射镜通过系统来形成中间像的理念，基于此，通过对元件的曲率、距离等参数的调整能够得到多个反射镜以形成多个中间像的技术方案，即在先申请1中也已经记载了有关“2片反射镜通过系统来形成多个中间像的”的内容。

然而，相比于新颖性判断中的“同样的发明或实用新型”是指“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果实质上相同”，优先权判断中对于“相同主题的发明创造”的限定是将上述4个“实质上相同”变为4个“相同”，且新颖性的审查标准中的具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段直接置换以及数值范围等情形均不适用于优先权的判断，这都表明优先权的判断比新颖性的判断更为严格。关于在先申请是否涉及与在后申请相同的主题，即需要判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请的说明书和权利要求书中。具体到本案，如前所述，在后申请的权利要求1的技术方案限定了至少2个反射镜和2个中间像，而在先申请1的具体实施方式中仅记载了2个反射镜和1个中间像的技术方案。由其说明书其余部分记载的内容仅能推断得出有关“投影光学系统包含至少2片反射镜且反射镜的数目为偶数且能够形成中间像”的内容。且虽然在先申请1说明书中没有限定中间像为1个，但是也没有明确将中间像的个数限定为2个。并且专利权人提出的“通过对曲率、距离等的调整能够得到多个反射镜以形成多个中间像”恰恰表明从在先申请的记载并不能直接和毫无疑义地得出在后申请的技术方案，因为中间像数量的变化需要调整光路中各个光学元件的各个参数，需要付出一定的劳动，在后申请的权利要求1中对反射镜和中间像的数目做出了确定的限定，即至少2个反射镜和2个中间像的技术方案，这些确定的限定特征不能仅凭在先申请1记载的“包括至少2片反射镜”和“形成1个中间像”等内容的实施例以及有关2片反射镜通过系统来形成中间像的理念就能直接和毫无疑义地得出；同样地，由于在后申请的权利要求1的技术方案涵盖了2个以上反射镜形成2个中间像的技术方案，因此，记载了包括4片反射镜且形成1个中间像的在先申请2、记载了包括至少6片反射镜且形成2个中间像的在先申请3均不能视为与在后申请的权利要求1请求保护的技术方案相同主题的发明。自然，在后申请的权利要求1请求保护的技术方案不能享有在先申请1-3这3件在先申请的优先权。

可见，在进行是否能够享有优先权的判断时，虽然也同样要从技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果这4个方面进行考虑，但是其判断标准要比新颖性判断的标准更为严格，尤其在技术方案是否相同这方面，除了考虑文字记载的内容之外，只能引入从文字记载中直接地、毫无疑义得出的内容，其对比方式更类似判断修改超范围的标准。只有在先申请中明确文字记载或者本领域技术人员从文字记载的内容中能够明确得出的技术方案，才能够在在后申请中享有该在先申请的申请日上的权利，这也是对申请人的一种约束，是对其享有时间特权的一种限制。

（作者单位：国家知识产权局专利复审委员会、国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心）