不同主体商业标识权利共存应以善意为基础

——评香港汇丰银行、汇丰中国银行与陕西汇丰公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案

姚建军

案号：

（2015）西中民四初字第00484号

【裁判要旨】

商标使用许可合同未经备案不得对抗善意第三人是针对不同被许可人之间的关系，属于商标许可使用意义上的对抗而非商标侵权意义上的对抗，未经备案并不影响签约方进行商标维权；被控侵权人是否享有在先权利应以其主张取得权利之时的主客观状况进行认定；善意共存是基于对不同合法权利及其不同主体各自分别延续下来的并行现状，在符合一定条件下权利状态的确认；认定善意共存应考虑主观上无侵权故意、客观上有合法基础；侵权行为的性质不因侵权人长期持续实际使用而合法化，否则将有悖在先权利和善意共存等合理使用制度的立法本意和制度价值；权利人请求判令被控侵权人立即停止使用被控侵权字号并变更其企业名称属于请求上竞合，判令停止使用被控侵权字号即可实现上述诉讼请求，法院不宜重复判决。

【案情介绍】

汇丰银行于1980年10月14日起先后获准在北京、上海等地设立常驻代表机构及分行。1989年10月6日汇丰银行在香港注册成为有限公司并变更为现名。1994年10月28日、1997年2月28日汇丰银行分别获得第770554号“滙豐”、第955523号“汇丰”注册商标，核定服务项目为“货币兑换、金融服务等”及“商业管理咨询、调查研究、市场研究分析等”。2007年10月28日汇丰银行获得第4175645号“汇丰”注册商标，核定服务项目为“通过电脑系统提供金融交易服务、管理咨询等”。2015年8月28日汇丰银行普通许可汇丰中国银行使用以汇丰银行作为注册商标专用权人的注册商标。2007年3月29日汇丰银行独资设立汇丰中国银行后，汇丰银行的原各地分支机构注销，由汇丰中国银行在北京、西安等地设立了分支机构，截至2008年底，其在国内共设立79个网点。汇丰银行授权汇丰中国银行，使用“滙豐”和“汇丰”商号，并在其经营场所、宣传手册及电视、报纸等宣传广告上对“汇丰”“HSBC”等商标进行了持续不断的使用和在多家报刊进行宣传报道。

2004年9月13日，以资产管理为主要业务的金融企业陕西汇丰公司成立，经营范围是企业改制策划、投资咨询、资产管理，其前身为西安市碑林区汇讯理财工作室。陕西汇丰公司有“汇丰外汇网”“不良资产网”两个网站，设有“汇丰业务介绍”“汇丰资产管理业务”等栏目。汇丰银行、汇丰中国银行认为陕西汇丰公司使用“汇丰”“滙豐”商标及将“汇丰”作为公司字号，侵犯其商标权并构成不正当竞争，诉至法院，请求判令陕西汇丰公司：停止侵权行为；停止使用“汇丰”字号并变更其企业名称，变更后的企业名称不得包含“汇丰”字样；赔偿损失50万元。

西安中院审理判决：陕西汇丰公司立即停止侵犯汇丰银行、汇丰中国银行涉案第955523号“汇丰”、第770554号“滙豐”注册商标专用权的行为；立即停止使用“汇丰”作为企业名称中的字号；赔偿汇丰银行汇丰中国银行损失（包含合理费用）10万元。

【法官评析】

一、商标使用许可合同未经备案不影响签约双方的商标维权

商标普通使用许可合同是指注册商标的权利人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标或再许可他人使用其注册商标。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。由此规定可以解读未经备案的商标使用合同只要不违反法律、行政法规规定及当事人另有约定外，则其效力应该予以认定；该规定中的善意第三人是指该商标使用许可合同当事人以外的与商标专用权人就该商标进行交易的没有过错的当事人。“不得对抗善意第三人”是指不得对抗与许可方再次签订商标使用许可合同的其他被许可方，调整的是不同被许可人之间的相互关系，而非针对未经备案的商标使用许可合同的签约方与不特定的被控侵权行为人之间的关系；换言之，该规定特指商标许可使用意义上的“对抗”而非商标侵权意义上的对抗，未经备案并不影响签约双方进行商标维权的权益。具体到该案中，汇丰银行与汇丰中国银行作为普通使用许可合同的许可人与被许可人，共同对陕西汇丰公司的侵权行为提起民事诉讼，说明汇丰中国银行作为普通使用许可合同的被许可人已经得到商标注册人汇丰银行明确授权，加之汇丰银行与汇丰中国银行系关联公司，汇丰中国银行在业务承继中享有了基于汇丰银行的长期历史发展沿革和在中国大陆金融服务领域的商誉、“汇丰”商标和“滙豐”商标知名度所形成的竞争优势，故汇丰银行、汇丰中国银行与该案有直接的利害关系；汇丰银行、汇丰中国银行认为陕西汇丰公司使用其注册商标及企业字号，并以此法律事实产生的侵犯商标权及不正当竞争民事法律关系为由，将陕西汇丰公司作为该案被告提起民事诉讼，符合我国民事诉讼法第一百一十九条及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，诉讼主体适格。

二、商标共存的法律属性及其条件

商标共存是指两个或者两个以上相同或者近似的商标在相同或者类似商品上使用，但是由于特定的历史原因，使得两者均能被不同主体共同和平共存使用。一般而言，不同主体的知识产权或者商业标识权利的共存应指善意共存，而善意共存不等于事实上的共存，法律认定的共存应为基于对不同合法权利及其不同主体各自分别延续下来的并行现状，在符合一定条件下的权利状态的确认，而非对于事实上并行共存的使用行为进行确认或者赋权。认定共存应当考虑的因素主要有：一是不同的使用者主观上无侵权故意；二是使用者客观上对使用的商标有合法基础；三是不同的使用者应是持续原状使用；四是不同的使用者应在原有范围内使用。相反，对于被控使用者恶意或者侵权性质的使用行为，权利人任何时候发现或者提出权利主张，均应认定构成侵权。换言之，侵权行为的性质并不因侵权人长期使用而改变，不能因侵权人实际使用而合法化，进而使侵权人取得与权利人的商标、商号共存的权利，否则将有悖在先权利和善意共存等合理使用制度的立法本意和制度价值。

具体到该案中，陕西汇丰公司登记成立时，汇丰银行及其“汇丰”商号在银行、金融服务领域已享有较高的知名度。在此情形下，陕西汇丰公司使用“汇丰”作为企业字号，将“汇丰”作为网站名称或者标题单独突出使用，起到了强调并指示服务来源的作用，会使相关公众对市场主体或服务的来源产生混淆，误认为陕西汇丰公司及其涉案网站和其所从事的业务与汇丰银行、汇丰中国银行开展的业务有特定联系，陕西汇丰公司在登记企业名称时未尽到合理避让义务，主观上具有搭便车的故意，客观上利用了汇丰银行、汇丰中国银行“汇丰”商号的知名度、商誉及因此形成的市场竞争优势，违背了诚实信用的原则。因此，汇丰银行、汇丰中国银行与陕西汇丰公司“汇丰”字号共存的基础并不存在。

三、侵犯企业名称权判决主文应表述为停止使用还是变更企业字号

最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第十条规定：因使用企业名称而构成侵犯商标权的，可以根据案件具体情况判令停止使用，或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。由此规定说明，侵犯企业名称权民事责任的承担方式有停止使用或者变更该企业名称、规范使用。

司法实践中，法院对构成侵犯企业名称权的，裁判文书的表述通常有4种情况：一是停止使用；二是变更企业名称；三是停止使用，并变更企业名称；四是规范使用企业名称。对于单独表述为停止使用、变更企业名称、规范使用企业名称均无争议，但若判决被控侵权人停止使用，并变更企业名称，则值得推敲。首先，如前司法解释规定，侵犯企业名称权民事责任的承担方式有停止使用或者变更该企业名称，两者之间是选择关系，而非并列关系；其次，停止使用后引发的结果可能是变更企业字号，也可能是其他方式，变更企业名称则意味着停止使用侵权字号，因此若同时判决被控侵权人停止使用，并变更该企业名称，在语法上则可能存在重复的内容。

具体到该案中，汇丰银行、汇丰中国银行请求陕西汇丰公司立即停止使用“汇丰”字号并变更其企业名称，变更后的企业名称不得包含“汇丰”字样。法院考虑到汇丰银行、汇丰中国银行的诉讼请求“判令立即停止使用‘汇丰’字号并变更其企业名称，变更后的企业名称不得包含‘汇丰’字样”在具体请求上有所重复，故判令陕西汇丰公司停止使用“汇丰”作为企业名称中的字号即可实现上述诉讼请求。

（作者单位：西安市中级人民法院）