企业字号中使用他人注册商标行为的定性及法律责任

苏雨桐 吴翔

    海天公司是“威极”注册商标的权利人, 该商标注册于1994 年2 月28 日，核定使用的商品为酱油等。威极公司成立于1998 年2 月24 日。威极公司将 “威极”二字作为其企业字号使用，并在广告牌、企业厂牌上突出使用“威极”二字。在威极公司违法使用工业盐水生产酱油产品被曝光后，海天公司的市场声誉和产品销量均受到影响。海天公司认为威极公司的行为侵害其商标权并构成不正当竞争，向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令威极公司停止侵权、赔礼道歉，并赔偿其经济损失及合理费用共计民币1000 万元。

    广东省佛山市中级人民法院一审认为，威极公司在其广告牌及企业厂牌上突出使用“威极”二字侵犯了海天公司的注册商标专用权；威极公司的两位股东在该公司成立前均从事食品行业和酱油生产行业，理应知道海天公司及其海天品牌下的产品但仍将海天公司“威极”注册商标中的“威极”二字登记为企业字号，具有攀附海天公司商标商誉的恶意，导致公众发生混淆或误认，导致海天公司商誉受损，构成不正当竞争。遂判决威极公司立即停止侵权、赔礼道歉、消除影响，并赔偿海天公司的经济损失。威极公司提起上诉后在二审阶段主动申请撤回上诉。

    在本案中，法院针对被告将“威极”登记为企业字号的行为以及在其广告牌和企业厂牌上使用“威极”二字的行为分别定性为不正当竞争和商标侵权。在企业字号中使用他人注册商标的行为，由于既涉及字号这一区别商事主体的标识也涉及商标这一区别商品和服务的标识，因此需要区分使用行为是商标侵权还是不正当竞争。侵权行为定性的不同会导致适用不同的法律，最终可能会导致侵权人法律责任承担的不同。笔者将从如何区分商标侵权和不正当竞争行为，如何适用商标法和反不正当竞争法的规定，分析在企业字号中使用他人注册商标行为的定性以及应承担的法律责任。

一、区分商标侵权和不正当竞争

    要分析在企业字号中使用他人注册商标行为的性质，就必须理清商标侵权行为和与商标有关的不正当竞争行为之间的区别。这两种行为区别的关键就在于，商标侵权行为是侵权人对权利人的商标进行了商标性使用，从而损害了商标权人对商标所拥有的权益，而不正当竞争行为并没有对权利人的商标进行商标性使用。在“威极”案中，法院也正是基于此分别将侵权人恶意登记“威极”为字号的行为和在广告牌上突出使用的行为定性为不正当竞争行为和商标侵权行为。可以说，商标性使用是区分商标侵权行为和不正当竞争行为的关键。

    商标权的本质在于商标权人、特定注册商标与核定使用商品之间的联系，而商标权正是对这一联系的支配权，这就决定了商标权是从使用中而来，如果没有使用行为的存在，则这一联系无法建立。商标性使用可以从权利人的使用和侵权人的使用两个角度来分析。一方面，对于商标权人来说，商标是一种财产性利益。商标是区别不同商品来源的标识，是商品所拥有的商誉的凝结，此种商誉的累积是企业将该标志进行商标性使用从而获得的。因此，只有通过对商标进行商标性使用，商标才能发挥其功能，此标志才具有从商标法上予以保护的必要。另一方面，从商标权人以外的其他人的角度看，如果其试图将商标权人的商标用于标注其自己生产或销售的商品上，从而建立起该商标与被控侵权商品之间的特定联系，并在客观上导致消费者对该商标所标注的商品之来源产生混淆的后果，则该行为构成商标侵权行为。换句话说，对侵权人来说，如果商标权人以外的人所使用的与商标权人的商标相同或近似的文字、图案等标识不具有区分商品来源的作用，则这种使用不是商标意义上的使用，即不会对商标权人的商标权构成侵害。我国《商标法》中对于商标的使用作出了如下规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。根据本条规定，只有“用于识别商品来源的行为”才能被认定为是商标性使用。

    虽然我国现有法律规定及司法解释并未将“商标性使用”作为侵犯商标专用权的要件之一予以明确提示，但笔者认为，在商标侵权判定过程中，“商标性使用”从逻辑上应为侵犯商标专用权的必要条件。在司法实践中，一些法院使用了“商标性使用”这一术语，并将其运用于商标侵权的判定之中。例如，在“普拉达有限公司诉陕西东方源投资发展有限公司案”中，法院认为“东方源公司在商业广告中使用“PRADAMILANO”及其“PRADA”注册商标，并非商标意义上的使用，不会使消费者对商品的来源产生混淆和误认，更不会使普拉达公司的商标识别功能受到损害。”故认定东方源公司的行为不构成商标侵权行为。

    商标性使用是区分商标侵权行为和不正当竞争行为的关键，那么要对在企业字号中使用他人注册商标的行为进行定性，就需要分析如何使用含有他人注册商标的企业字号才会落入“商标性使用”的范畴。企业字号是区别商事主体的标识，所以仅仅将他人注册商标作为企业字号使用，其目的只是为了在区别商事主体的情况下，该行为不能被认定为是商标性使用。我国《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》将是否在商品上“突出使用”作为在企业字号中使用他人商标的行为是否是商标性使用的判断标准。该解释认为“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。”这一使用行为属于商标法第五十二条第( 五) 项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。易言之，若在企业字号中使用他人商标并在商品上构成突出使用，则该行为实质为侵犯他人商标权的行为，应按商标法的有关规定进行处理，至于“突出使用”的具体表现形式则要根据个案来认定。例如在“滚石国际音乐股份有限公司诉武汉滚石娱乐有限公司案”中，法院认为：“武汉滚石公司在‘滚石音乐台’外墙上镶嵌有‘滚石’标识，门票、玩具手柄上印有‘滚石’标识，在经营场所内电子屏幕上显示有‘滚石’标识，实际上起到了标示服务来源的功能，“应认定为商标法意义上的商标使用行为。”因此，若在企业字号中使用他人注册商标，未构成在商品上的突出使用，则不能被认定为商标法上的侵权行为，若该种使用具有恶意或存在其他不正当情形从而误导公众的，可以按照反不正当竞争法的有关规定处理。我国现行《商标法》第58 条也对此问题表达了相同的态度，该条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理。”

    在上述海天公司诉威极公司一案中，威极公司的两位股东在该公司成立前均从事食品行业和酱油生产行业，理应知道海天公司及其海天品牌下的产品。在这种情况下，威极公司仍然将“威极”二字作为其企业字号使用，违反了《反不正当竞争法》第二条规定的诚实信用原则，构成了不正当竞争；同时威极公司在对其酱油商品的广告宣传中上突出使用“威极”二字，会使消费者．对于威极公司生产的商品的来源产生混淆或者误认，此种混淆或者误认不是对商事主体之间的混淆和误认，其对象直接是商品。所以，威极公司在广告牌上突出使用，威极”二字侵犯了海天公司的商标权。

二、商标法和反不正当竞争法的适用

    在企业字号权与商标权发生冲突的案件中，由于案件复杂导致适用法律的不确定性，原告在起诉时通常会选择商标法与反不正当竞争法的双重保护，当无法适用商标法时再去寻求反不正当竞争法的适用。虽然从实践上看来，反不正当竞争法是商标法的补充，但是从学理上来看，商标法和反不正当竞争法有其不同的原理和适用条件，两者在法律责任上也有很大的不同。商标法通过赋予专有权来保护商标权利，是一种积极的、主动的保护。但是相对的，获得权利也需满足较高的条件。例如，商标需要注册取得，并且需要满足具有显著特征、便于识别等条件。而反不正当竞争法是通过一系列禁止性规范对行为进行规制，其保护是事后的、消极的。从法律授予权利人专有权来看，知识产权法对智力成果的保护是一种“强保护”，在范围上又属于“窄保护”。而反不正当竞争法正好与之相反，在范围上属于“宽保护”，以具有竞争关系为条件，在权利的保护上，则属于“弱保护”。也正因如此，虽然两者有着诸多的不同，在实际的案件中，反不正当竞争法对商标法起到了一种“补漏“的作用。一些无法通过现有权利法保护的权益，可以通过反不正当竞争法予以保护。将何种权益置于权利法的保护之下，又对哪些权益进行事后的补充保护，这取决于立法者根据现实情况的决定。

    在海天公司诉威极公司一案中，法院分别针对侵权人在广告牌上突出使用“威极”字样以及恶意注册“威极”为字号的行为判定侵权人侵害了海天公司的商标权和违反了反不正当竞争法。侵权人在广告牌上突出使用“威极”字样的行为，实质上是将与他人注册商标相似的“威极”字样作为未注册商标在自己的商品上使用，所以可以通过《商标法》第五十七条所列举的侵犯商标专用权的行为中的第二款进行规制。但是纵观反不正当竞争法中所列举的反不正当竞争行为，其中并没有对在企业字号中使用他人注册商标的行为进行明确规制。因此，此种行为只能通过反不正当竞争法中的原则性规定进行规范。《反不正当竞争法》第二条规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”所以，若行为人在企业字号中恶意使用他人注册商标，且与商标权人经营业务具有竞争关系或者存在其他违反了诚实信用原则的情形，则应当通过《反不正当竞争法》中的原则性条款进行规制。

    对于在企业字号中使用他人注册商标的行为适用法律不同，其责任承担也有较大差异。

    1. 行政责任。我国《商标法》对行为人违反商标法的行为有明确的行政责任规定。工商行政部门在认定侵权行为成立后，可以责令停止侵权、没收销毁产品并可以处以罚款。《反不正当竞争法》中第四章规定了违反法律的责任承担。首先在第二十条规定了原则性的损害赔偿责任以及确定数额的方法：“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失是难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”其后的第二十一条至第二十八条是根据经营者实施的行为而规定的针对具体行为的法律责任，这些条文中规定了监督检查部门的职权。但是，这些条文是根据经营者实施的行为而规定的针对具体行为的法律责任，例如假冒标识行为的法律责任、商业贿赂行为的法律责任等。在企业字号中使用他人注册商标的行为并未被纳入这些条文的规定范围，所以这些具体条文无法得到适用，只能适用第二十条以及其他原则性规定。同时，法条中并没有配套的对监督检查部门能够采取的具体措施进行规定，所以这些原则性条款缺乏实际适用上的意义。

    2．民事责任。至于民事责任，我国《商标法》上并没有系统而明确的规定。但是由于商标权是一种民事权益，所以可以根据民法基本原理以及《侵权责任法》的相关规定来处理。《侵权责任法》第十五条规定：“承担侵权责任的方式主要有：( 一) 停止侵害；( 二) 排除妨碍；( 三) 消除危险；( 四) 返还财产； ( 五) 恢复原状；( 六) 赔偿损失；( 七) 赔礼道歉；( 八) 消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式；可以单独适用，也可以合并适用。”构成商标法上的侵权行为，权利人可以根据商标法和侵权责任法提出停止侵权、赔偿损失、消除影响等请求。至于《反不正当竞争法》，在其第四章“法律责任”部分中，并没有出现民法中常用的非财产类民事责任承担方式，例如停止侵权、赔礼道歉、消除影响等方式。根据《反不正当竞争法》第四章的规定，对于在字号中使用他人注册商标的不正当竞争行为，经营者只能通过第二十条主张损害赔偿责任。由于损害赔偿责任只包含金钱上的责任，所以对于经营者商事主体本身所造成的商誉等方面的损害，经营者无法要求侵权人承担赔礼道歉、消除影响等法律责任。针对此问题一《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”该司法解释给法官在使用他人注册商标作为企业字号的案件中判决停止使用等《反不正当竞争法》中没有明确规定的法律责任提供了法律依据。

    另外，《反不正当竞争法》中对于赔偿数额的确定方式，首先是按给经营者造成的损失计算，其次是按侵权人所获利益计算。该法中并没有规定法院可以酌定赔偿数额以及判决进行惩罚性赔偿。而《商标法》在上述计算方法之外，还规定了以许可费倍数合理确定、法院在一定范围内酌定以及惩罚性赔偿的规定。相比之下，《反不正当竞争法》的规定就过于简单。与无形财产权有关的侵权损害赔偿数额的确定是十分困难而且复杂的问题，所以规定多种数额确定方式以及法院酌定赔偿数额的权力是极为必要的。对于企业来说，攀附商品以及商事主体的商誉后进行经营能够十分轻易地获得利益，所以一般的填补损害原则在某些情况下不足以对侵权人起到威慑作用。另外，从法律经济学的角度来看，理性人参与法律活动的根本目标是为了实现个人利益最大化。若由于侵权数额计算困难、诉讼成本以及执行等问题，当事人付出的成本可能大于获得的赔偿，那么可能会导致当事人怠于维权。这时候惩罚性赔偿原则就显得十分必要。

结语

    对企业字号中使用他人注册商标行为进行准确定性的关键是看此种使用是否是属于“商标性使用”。而在企业字号中使用他人注册商标的行为是否属于“商标性使用”，判断标准为是否在相同或者类似商品上突出使用商标。根据是否是“突出使用”的行为，侵权人的侵权行为会分别通过适用《商标法》或《反不正当竞争法》来处理。适用《商标法》和适用《反不正当竞争法》看似都能对侵权人的行为起到规制作用，但是其最后法律责任的判定可能有很大的不同。从本文的分析中也可以看到，我国《反不正当竞争法》中的一般性规定以及法律责任部分的规定还有很大的完善空间。

（作者单位：中国政法大学）