销售侵权商品 被罚1100万元

——载思（上海）商贸有限公司北京朝阳分公司商标侵权案分析

杨云龙

载思（上海）商贸有限公司北京朝阳分公司商标侵权案是近年来为数不多的重大、疑难、涉外型商标侵权案件，该案案情复杂，办理及诉讼时间长达3年，涉及行政处罚、民事诉讼、行政诉讼等诸多领域。本案引起了知识产权界人士和媒体的关注，与“韩寒诉百度侵犯著作权案”“宝马公司商标侵权及不正当竞争案”等10个案件一起被评为北京市首届知识产权十大案件。

　　基本案情

　　（一）相关主体

　　投诉人：浙江诺和服饰有限公司（系争商标中国独占使用人，下称诺和）

　　被投诉人：载思（上海）商贸有限公司北京朝阳分公司（下称载思北京分公司）

　　相关人之一：比尔布拉斯股份有限公司（系争商标中国所有人）

　　相关人之二：迪斯奎德商标公司（国外系争商标所有人）

　　作出处罚决定行政机关：北京市工商局朝阳分局

　　确认不侵权之诉一审法院：浙江省杭州市中级人民法院

　　确认不侵权之诉二审法院：浙江省高级人民法院

　　撤销处罚决定之诉一审法院：北京市朝阳区人民法院

　　撤销处罚决定之诉二审法院：北京知识产权法院

　　（二）主要事实

　　2012年2月8日，诺和以载思北京分公司涉嫌商标侵权为由，投诉至北京市工商局朝阳分局，请求维护其商标专用权。

　　2012年2月14日，朝阳工商分局立案展开调查，查明以下事实：载思北京分公司自2011年5月30日起，在位于北京市朝阳区三里屯路11号院的经营场所内，专门销售标有DSQUARED和DSQUARED2标识的服装、鞋和皮带等商品。DSQUARED和DSQUARED2同时标注在服装、鞋和皮带等商品本身自带的标签及其吊牌上，中文吊牌的“品牌”一项标注为DSQUARED。

　　DSQUARED商标经国家工商总局商标局核准注册，注册人为比尔布拉斯股份有限公司，注册号为第3849642号，核定使用商品包括第25类的服装、鞋、皮带等，注册有效期限自2007年2月14日至2017年2月13日。比尔布拉斯股份有限公司许可诺和在中国境内独占使用该商标，许可期限自2011年5月7日至2017年2月3日，该许可合同在商标局备案，备案号为201115401。

　　经查，载思北京分公司销售的服装、鞋和皮带等商品是从意大利的Dsquared2有限公司和意大利的Staffinternational有限公司进口来的。迪斯奎德商标公司注册在卢森堡，该公司将DSQUARED、DSQUARED2商标在50多个国家注册，在中国此商标在第3类、第18类获准注册，但在第25类未获准注册。迪斯奎德商标公司将国外注册的DSQUARED、DSQUARED2商标授权给意大利的Dsquared2有限公司和Staffinternational有限公司使用；意大利的Dsquared2有限公司和Staffinternational有限公司又将使用这两件商标的商品授权给载思（上海）商贸有限公司（下称载思上海）销售，载思上海将商品放在其分公司处销售。

　　载思北京分公司销售的服装、鞋和皮带等商品不是由比尔布拉斯股份有限公司或诺和生产或授权生产的，这些商品本身及吊牌上标注的DSQUARED标识与第3849642号注册商标DSQUARED相同，DSQUARED2标识与第3849642号注册商标DSQUARED近似。载思北京分公司销售的标有DSQUARED和DSQUARED2标识的服装、鞋和皮带等商品属于侵犯第3849642号注册商标专用权的商品。

　　自2011年5月30日开业至2012年2月14日展开调查时止，载思北京分公司尚未售出的侵权商品为528件，按标价计算价值2702750元；已售侵权商品的销售额共计8062131元。上述已售及未售侵权商品的非法经营额共计10764881元。

　　相关行政处罚决定和司法判决

　　本案历时3年多，大致可以分为三个阶段。

　　第一阶段，2012年2月8日至2012年10月18日。

　　在这8个多月的时间里，执法人员分别在北京、上海、浙江三地调查取证，最终认定载思北京分公司商标侵权行为成立，作出没收侵权服装528件、罚款1100万元的行政处罚决定。

　　第二阶段，2013年9月16日至2015年5月22日。具体包括：

　　2013年9月16日，浙江省杭州市中院作出民事一审判决，认定侵权行为不成立。

　　2014年7月9日，浙江省高院作出民事二审判决，撤销一审判决，改判认定侵权行为成立。

　　2014年12月24日，北京市朝阳区法院作出行政一审判决，驳回载思撤销行政处罚的诉讼请求。

　　2015年5月22日，北京知识产权法院作出行政二审判决，驳回载思的上诉请求，维持一审判决。

　　在漫长的诉讼中，当事人载思北京分公司为了撤销处罚决定，聘请专业的知识产权律师团队，向北京市朝阳区法院提起撤销行政处罚的行政诉讼。为了全面实现司法救济，迪斯奎德商标公司同时向杭州市中院提起确认不侵权之诉。北京市朝阳区法院于是中止了行政案件的审理，等待杭州市中院的民事判决结果。

　　杭州市中院经审理，作出了确认不构成商标侵权的一审民事判决，相当于间接否定了工商部门作出的行政处罚决定。随后，浙江省高院在二审程序中否定了一审判决，改判为认定商标侵权行为成立，又间接支持了工商部门的行政处罚决定。

　　民事判决生效后，北京市朝阳区法院恢复审理，作出了驳回载思北京分公司诉讼请求的行政一审判决。该公司仍不服，向北京知识产权法院提起上诉，法院最终作出维持一审法院的判决，支持了工商部门的行政处罚决定。

　　第三阶段，从2015年6月1日至今，是收缴罚款的相关执行阶段。经催缴，1100万元罚款现已全部缴纳完毕。

　　案件评析

　　（一）社会影响

　　本案在北京市朝阳区法院开庭审理时，法院以观摩示范庭的方式邀请了多家媒体现场录制庭审过程，并进行现场网络直播，北京电视台《法治进行时》栏目组为本案制作了近20分钟的专题片，在节目中播放。在北京知识产权法院审理时，院长宿迟亲自担任审判长对本案进行开庭审理。

　　本案受到社会广泛关注，说明工商部门在保护权利人的知识产权、保护消费者合法权益、维护市场经济秩序方面发挥的重要作用受到高度认可，工商部门执法人员有能力有水平办理复杂疑难的知识产权案件。

　　（二）办案过程中的争议焦点

　　本案是典型的重大、疑难、涉外商标侵权案件，主要的争议焦点有3个：一是知名商品特有名称是否可对抗商标专用权；二是载思公司实际使用的商标与第3849642号商标是否构成近似，商标侵权行为是否成立；三是相关证据问题。

　　1.知名商品特有名称是否可对抗商标专用权。

　　载思在行政调查阶段和诉讼阶段均提出，DSQUARED是知名商品的特有名称，诺和独占使用的DSQUARED商标是对其在先权利的侵犯，不应认定其构成商标侵权行为，并请求工商部门依据《反不正当竞争法》对诺和侵犯其知名商品特有名称的行为进行处罚。在充分听取意见和查看证据后，执法机关就该问题给出以下结论：

　　“知名商品特有名称”主要体现在《反不正当竞争法》第五条：“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品混淆，使购买者误认为是该知名商品。”

　　《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为知名商品。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。

　　载思北京分公司提交的证据基本是该品牌或名称在国外宣传使用的情况，不能证明DSQUARED在中国大陆地区已经知名，为相关公众熟知，不构成知名商品特有名称。

　　2.商标侵权行为是否成立。

　　本案中，被投诉人载思北京分公司使用的商标和投诉人诺和独占使用的注册商标是否构成近似，是判断商标侵权行为是否成立的核心问题。执法人员认为，涉案商品使用的商标与商标注册人的商标相比，字母和排列顺序均相同，只是字体稍有不同，从构成要素上看两者近似。依据《商标法》的规定，不论商标的实际使用情形和知名度如何，商标注册人均享有在核定使用的商品上在全国范围内排他性使用商标的权利。因此，载思北京分公司销售侵权商品的行为构成商标侵权行为。

　　3.相关证据问题。

　　外调取证难，收集的证据材料多，是本案的另一特点。本案在取证方面难度最大的是已售商品违法经营额的计算问题，要证明已售商品与未售的侵权商品具有同一性非常关键。我们按照行政证据规则，用最细致、严谨的方法收集证据，确保每个证据都客观、真实，各证据之间环环相扣、相互印证，形成了完整的证据链，经得起司法审查的考验。

　　案件办理过程中，载思北京分公司的行为是否构成犯罪须向公安机关移送，引起了内部争议。经讨论，执法部门最后认定此案不构成犯罪移送的条件。首先，载思北京分公司主观有过错，属于应知或重大过失，并不能证明其“明知”，主观要件不够；其次，载思北京分公司销售的商品并非假冒商品而是仿冒商品；最后，不能仅仅因为客观销售数额巨大就认为一定构成犯罪，必须根据罪刑法定和主客观一致的基本原则判断。

　　办理复杂案件要求工商执法人员不仅学会用合法、正当、耐心、细致的方法去调查事实、收集证据，熟悉掌握法条法理，更要考虑行政行为对相对人和社会的影响，这是对我们的知识、方法、经验和能力的考验，更是锻炼。唯有不断学习、充实和提高，才能切实履行维护市场秩序的光荣职责。

（摘自中国工商报）