商标在先使用抗辩的适用  

——评析华耐立家建材有限公司诉北京佳禾众信广告有限公司侵犯注册商标专用权案 

孔庆兵

本案要旨

我国现行商标法第五十九条第三款规定了在先商标的继续使用问题，旨在平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，但我国以商标注册制度为主，在给予在先使用的未注册商标保护时应当慎重。

案  情

华耐立家建材有限公司(现已更名为佛山市华耐建材有限公司，下称华耐公司)于2009年8月17日申请注册第7626235号“A”商标，后被核定使用在第35类广告、组织商业或广告交易会等服务上。北京佳禾众信广告有限公司(下称佳禾众信公司)在其公司的网站、北京五环与六环公路广告牌及广告灯箱、北京昌平回龙观等高速出入口广告牌、各高速公路广告牌及广告灯箱等场合使用“A”或“A佳禾众信”标识(下称涉案标识)。华耐公司对上述事实进行了公证，并认为佳禾众信公司未经其许可，在同一种或类似的广告等服务上使用与注册商标相近似的商业标炽．侵犯了其第7626235号注册商标专用权。佳禾众信公司认为，涉案标识系其自行设计，在第7626235号商标申请注册日前，其已对涉案标识进行了善意、正当、合法的在先使用，并产生了广泛的影响，与佳禾众信公司所从事的服务建立起了独特的关联。涉案标识与第7626235号商标并不近似，不会造成相关公众产生混淆误认。

    华耐公司向法院提交了第7626235号商标档案、许可其他公司使用该商标的协议、《京华时报》对第7626235号商标进行宣传报道等证据材料。佳禾众信公司向法院提交了其于第7626235号商标申请注册日前，与其他公司的往来信函、公益捐赠协议书、委托加工定做合同、广告发布及代理合同、验收报告及相关网页等证据材料，上述材料上均使用了涉案标识，用以证明佳禾众信公司对涉案标识使用在先并已产生较高知名度。

判  决

    法院经审理认为．佳禾众信公司未经许可，在广告等同一种或类似服务上使用涉案标识，且涉案标识与第7626235号商标近似，易使相关公众对服务的来源产生混淆误认，构成对华耐公司注册商标权的侵犯。佳禾众信公司对涉案标识的使用，无论是使用位置还是使用的服务类别，均不能证明系在第35类广告、组织商业或广告交易会等服务上的使用，而且佳禾众信公司对前述标识进行在先使用，并未产生一定影响。佳禾众信公司据此提出的相关主张，不予支持。遂判决：佳禾众信公司立即停止侵犯第7626235号注册商标专用权的行为；发表声明，消除影响；赔偿经济损失及合理费用支出。

    该案涉及在先使用商标能否对抗在后注册商标专用权问题。对于商标注册制国家或地区，一般都会考虑善意在先使用人与在后依法注册人的利益平衡，关注商业标识经市场实际使用产生的价值。例如，欧盟商标条例和意大利、印度等国的商标法均规定，如果未注册商标所有人默许他人在后注册商标连续使用5年，则不得申请该注册商标无效，但注册商标所有人也无权反对未注册商标所有人继续使用该商标。日本、韩国的商标法规定，非以不正当竞争目的在先使用，并在消费者中广为知晓的未注册商标。在他人在后商标注册后仍可以继续使用。

    我国现行商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人元权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该规定旨在平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，给予已经在市场上使用并具有一定影响的未注册商标的所有人一定的保护。这种保护基于在先使用人的善意行为，并已经产生了一定的市场效果。在此前提下，在先使用人可以在原有的范围内继续使用该商标，而不被认定为侵犯他人注册商标专用权。

    但是，为了防止对在先使用的未注册商标的保护冲击商标注册制度，在先商标的继续使用应该严格进行眠定，适用该条款要考虑：第一。在商标注册人申请商标注册前，在先商标使用人应是善意的。不具有故意搭借在后注册人声誉或抢占争夺市场的意图；第二，在先商业标识的使用形式应属于商标法意义上的使用．产生了识别商品或服务来源的功效；第三，与注册商标核定使用的商品系同一种或者类似商品上的使用；第四，该使用行为须已经产生一定的市场影响；最后，该使用行为只能在原有范围内进行．且商标注册人可以要求其附加适当区别标识。该案中，佳禾众信公司在诉讼中提交的、形成于第7626235号商标的申请注册日前对涉寨标识进行使用的证据，部分证据不属于我国商标法意义上的使用，部分使用证据的内容不能印证是否实际履行，而且无论是涉寨标识的使用位置还是使用的服务类别，均不能证明在第35类的广告、组织商业或广告交易会等服务上，佳禾众信公司对涉案标识进行在先使用并产生一定的影响。因此，佳禾众信公司对涉案标限不能形成继续使用的正当理由，不符合我国现行商标法第五十九条第三款规定的适用要件，佳禾众信公司以其对涉案标识使用是善意、正当、合法的在先使用，提起先使用抗辩，缺乏事实依据．法院未予支持。

    (作者单位：北京市高级人民法院)