北京市高级人民法院知识产权庭

2001年10月27日新修订的商标法、2002年8月3日颁布的商标法实施条例和2002年10月16日发布的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》等商标法律、法规和司法解释标志着我国商标法律体系正日趋完善。

近几年来，人民法院受理的商标民事纠纷案件呈迅速增长态势，且新情况、新问题不断涌现，我们加强了对商标民事纠纷案件审判工作的总结，对商标司法审判实践中的许多重大、疑难问题提出初步的解决意见。现将这些意见介绍如下：

一、关于商标权的范围

审理侵犯商标权案件，准确判断是否构成侵权首先在于正确把握商标权的保护范围。理论上将商标权的范围分成两个部分，一个是专用权，即权利人只能在经国家商标行政主管机关核定的商品[1]上使用自己的注册商标；一个是禁用权，即权利人可以禁止他人在与其注册商标所核定使用的相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。禁用权的范围大于专用权，是为了避免相关公众对不同的商标所标示的类似商品发生混淆、误认。

如果注册商标是驰名商标，其在相关公众心目中有很高的知名度，相关公众对非类似商品上使用的与其近似的商标也可能发生混淆、误认，因此对已注册驰名商标应予以特别保护，其保护范围不限于类似商品，而可以扩大到非类似商品上。

实践中，认定在类似商品上使用近似商标的行为是否构成侵权有一定的难度，关键在于对商标权中禁用权范围大小难有准确的把握。我们认为，注册商标专用权人享有在核定的商品上专有使用其注册商标的权利，以及禁止他人未经其许可在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的权利。如果注册商标是驰名商标，注册商标专用权人则有权禁止他人在不相同或者不类似的商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的行为，避免误导公众、致使该注册商标专用权人利益可能受到损害的情况发生。

二、关于商标的使用

商标的主要功能是标示商品的来源，使相关公众在选购商品时能够区分同类商品的不同提供者，以便认牌购货。如果商标并未实际使用，相关公众不可能对商标所标示的商品有所认识，商标与其所标示的商品之间的联系无从建立，商标的功能就无法实现。

对于商标的使用，商标法实施条例第三条做出了列举式的规定[2] ，但是所列举的商标使用方式并不可能包含所有情形，该规定也未对构成商标使用的条件做出归纳，因此实践中无法完全解决是否构成商标使用的争议。有必要对什么是商标的使用、如何认定是否属于商标的使用等问题进行总结。

(一)商标的使用要件

我们认为，是否构成商标的使用要从商标的主要功能是否得以实现来考虑，即构成商标的使用必须同时满足以下三个要件：(1)商标必须在商业活动中使用；(2)使用是为了标示商品的来源；(3)使用能够使相关公众区分不同商品的提供者。这是从使用的范围、目的和结果三个方面来限定的，只有满足上述三个要件，才能认为是商标的使用。从司法实践看，以下情况属于对商标的使用，比如计算机软件作为一种比较特殊的商品，需要在计算机上安装或者运行时才能使用，因此在计算机软件安装、运行界面上显示商标，能够起到标示计算机软件商品来源的功能的，属于商标的使用；又比如在通过广播、电视等音像、电子媒体或者网络等平面或者立体媒介使用商标标识使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的使用方式均可认为是商标的使用方式。

(二)服务商标的使用方式

由于服务包括了一系列的行为，不像商品商标那样可以固定在商品及相关载体上，因此服务商标的使用有其特殊性和流动性，在认定是否属于服务商标的使用上难度较大。我们认为，可以通过服务场所、提供服务的人员和为提供服务所使用的复制品等方面来判断是否构成对服务商标的使用，具体使用方式一般包括以下几种：(1)在服务场所内外标明其服务商标；(2)在服务招牌上标明其服务商标；(3)在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标；(4)在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、名信片等物品上标明其服务商标；(5)在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标；(6)利用音像、电子媒体、网络等平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标等行为等等。 当然上述所列举的只是一部分，是否属于对服务商标的使用，关键是满足上述商标使用的三个要件。

(三)涉及商标使用的其他问题

实践中还遇到有当事人主张将商标转让行为也纳入商标使用行为的范畴，我们认为仅仅转让注册商标的，由于转让行为没有实现商标标示商品来源的功能，没有发挥商标的作用，因此不属于商标使用行为。

对于商标权人实际使用的商标与其注册商标略有差别，在其起诉他人侵犯其商标权时，被告有时会以权利人并未实际使用其注册商标来抗辩的情况。我们认为，虽然商标权人实际使用的商标与其注册商标略有不同，但实际使用的商标如果没有改变注册商标的显著特征的，仍应当认定为属于使用注册商标的行为。

三、关于侵犯商标权行为及其法律责任的判定

在判断是否构成侵犯商标权行为时，除假冒侵权行为外，一般都要对商品类似，商标近似的问题进行判断。

(一)类似商品的判断

我们认为，商品是否类似属于在一定时期内比较稳定的事实状态，因此类似商品的判断属于对相对客观情况的判断，这种判断与商品上所使用的商标的情况关系不大。由于判断商品是否类似基本上属于事实认定问题，因此按照举证责任分配的原理，当事人应当对其关于商品类似或者不类似的主张提供证据，法官应当依据当事人提供的证据进行判断。

1、《类似商品和服务区分表》的作用

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(简称《商标解释》)第十一条规定了判断商品是否类似的几个因素，即从商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面来判断；第十二条还规定了判断商品是否类似，应当以相关公众对商品的一般认识综合判断，《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品的参考。

如何看待《类似商品和服务区分表》在判断商品是否类似时的作用，在司法实践中争议较大。有的做法是完全抛开《类似商品和服务区分表》，由法官从商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面个案判断商品是否类似；有的做法则是将《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》作为判断商品是否近似的标准，对商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面是否类似的情况基本不予考虑。第一种做法虽然表面上符合司法解释的规定，但由于市场上的商品千差万别，法官个人认识范围有限，因此不可能做到在各种案件中都能准确的判断商品是否类似，导致判决结果不具有可预测性，还可能导致“同案不同判”现象的发生，不利于法院司法权威的树立；第二种做法则过于机械，没能注意到市场的变化、发展，不顾客观实际，流于教条主义。

上述两种做法比较极端，都存在很大的弊病，无法做到客观、公正。我们的意见是：《类似商品和服务区分表》是商标行政主管部门以《商标注册用商品和服务国际分类表》为基础，总结多年的类似商品划分的实践经验制定并对外公布的，具有一定的客观性、科学性和稳定性，在判断类似商品时应尽量先参考《类似商品和服务区分表》的结论，这样做是为保证商品类似判断的客观、公正和相对稳定。因此，从举证的角度，当事人可以将《类似商品和服务区分表》作为证明是否的证据。当事人以《类似商品和服务区分表》作为证据证明商品类似的，法官无需再从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面予以判断。当然，商品分类在一段时期内虽然是相对稳定的，但由于商品种类在不断更新、发展，市场交易的状况也在不断变化，这些不可能随时反映到《类似商品和服务区分表》中，因此类似商品的判断也会有所变化，以致具有个案的特殊性。如果当事人确有证据证明关于商品是否类似的实际情况与《类似商品和服务区分表》不一致时，则应根据当事人的证据进行认定。

2、商品与服务类似的判断问题

一般情况下，类似存在于商品与商品或者服务与服务之间，但在一些特殊的情况下，商品与服务之间也有可能类似，比如汽车与修理汽车的服务、婚纱与婚纱摄影服务或者婚纱租赁服务等就可能构成类似。《商标解释》虽然规定了商品与服务的类似，但对如何判断未作具体解释。我们认为，在判断商品与服务类似时应考虑以下因素：即从商品与服务在性质上的相关程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道及销售习惯等方面是否有一致性等来判断商品和服务是否构成类似。

(二)近似商标的认定

1、相关公众的界定

由于商标的主要功能在于使商品的购买者、经销者借此识别商品的来源，因此只有相关商品的购买者、经销者才会对商品上的不同商标有所认知，相关商品的购买者、经销者就构成了商标所标示商品的相关公众，在判断商标是否近似以及商品是否类似时都应当从相关公众角度出发进行判断。

在商品的购买者、经销者中，有的对商标的注意程度高，有的注意程度低，人民法院在判断商标是否近似时只能取其中，即以对相关商品具有一般知识、经验的那一部分相关公众在选购商品时所施加的普通的注意程度为准。商品的性质、种类、价格等因素决定购买商品的群体，同时也决定购买群体在选购商品时对商标注意程度的高低，因此商标所标示的商品不同，相关公众的范围和注意程度也就不同。在确定相关公众时应当考虑商品的性质、种类、价格等因素对相关公众范围和注意程度的影响。

2、混淆、误认与商标近似的关系

我国商标法中在规定侵犯商标权的行为时并未出现“足以造成相关公众的混淆、误认”的规定，因此有观点认为，认定是否构成侵犯商标权只要按照商标法第五十二条第(一)项的规定对权利人的注册商标和被控侵权商标是否相同或者近似，是否使用在同一种或者类似商品上这两个问题进行认定即可，不必考虑被控侵权商标的使用是否足以造成相关公众的混淆、误认问题。

我们认为，这样的理解是错误的，是将商标近似和商标标识近似两个概念混同了。商标标识近似是指两商标图样本身的相似，而商标近似不仅包括商标标识的近似，还包括因两商标使用在同一种或者类似商品上足以造成相关公众对商品来源的混淆，误认。也就是说，商标近似的概念中包括了标识近似和足以造成混淆、误认两部分内容。从《商标解释》第九条第十款关于商标近似的界定中就可以看出，最高人民法院也将“足以造成相关公众的混淆、误认”作为商标近似的一个构成要件[3]。因此我们在审判中明确了，足以造成相关公众的混淆、误认是构成商标近似的必要条件；仅商标标识近似，但不足以造成相关公众混淆、误认的，不构成商标近似，在商标近似判断中应当对是否足以造成相关公众的混淆、误认进行判定。

3、足以造成相关公众混淆、误认的判定

通常，足以造成相关公众的混淆、误认，包括两种情况：一种是相关公众误认为被控侵权商标所标示的商品来源于商标权人；另一种是误认为被控侵权商标所标示的商品来源与商标权人之间存在特定的联系。还有意见认为，除上述两种情况外，还应当把相关公众在看到被控侵权商标时会“联想”到商标权人的注册商标，并认为两者比较接近的情况也规定到混淆、误认范围内。我们认为，上述“联想”的标准在对驰名商标进行扩大保护，以避免驰名商标淡化方面有一定的积极意义，但是对侵犯普通注册商标权行为的认定如采用“联想”标准显然会造成对商标权人的保护过宽的结果，因此在审判实践中应采纳上述通常关于混淆、误认的两种情况[4]。

4、商标近似的具体判断

在判断商标是否近似时，《商标解释》第十条规定了既要进行整体比对，又要进行主要部分比对，但对这两种方法如何适用没有具体解释。我们认为，相关公众在选购商品时通常只是凭借对权利人商标的整体印象去选购，不会拿着权利人商标和市场上同类商品的商标一一比对，因此商标的整体比对方法影响相关公众对商标的整体印象，在判断商标是否近似时应当以整体比对方法为主，并辅之以主要部分对比方法。注册商标中有放弃专用权的部分的，依照整体比对原则，在比对时仍应当用包括放弃专用权的部分在内的注册商标整体进行比对。

判断文字商标是否近似应以是否足以造成相关公众的混淆、误认为标准，将文字商标整体进行比对并考虑文字的读音、字体、含义、排列方式等方面因素。属于下列情形之一并足以造成相关公众的混淆，误认的，可以认定为近似商标：(1)字形近似的；(2)字形不同但读音、含义相同的；(3)文字不同但读音相同、字形近似且文字无含义的；(4)由三个以上的字组成、无确定含义但排列顺序相同的；或者虽然排列顺序不同但发音近似、字形近似的；(5)由外文字母组成的无含义商标，部分字母相同且排列顺序相同，或者虽然排列顺序不同但发音、字形近似的等。

图型商标近似的判断主要应当从图形的外观是否近似，实际使用在商品上是否足以导致相关公众的混淆、误认两方面考虑。外观的比对仍要从其留给相关公众的整体印象入手。图形的外观不外乎构图、设计两部分，因此在对图形商标标识进行比对时，应当从其构图、设计是否近似来判断。如果注册商标标识与被控侵权商标标识虽有不同之处，但给相关公众的整体印象基本一致的，或者两图形较小，相关公众运用一般注意程度不易辨认其构图、设计的，只要两图形整体外观近似，足以导致相关公众的混淆、误认的，即可认定为近似商标。如果两图形构图、设计近似，即使颜色或者反映的事物不同，只要足以导致相关公众的混淆，误认也应当认定为近似商标；相反，如果两图形反映的是同一事物，但构图、设计均不同的一般不会导致相关公众的混淆、误认则不应认定为近似商标。

图形文字组合商标的近似判断，可以结合文字商标、图形商标判断近似的原则进行。

司法实践中出现过将权利人的组合商标侵害成几部分分别使用在自己的商品上的情况和将权利人数个注册商标组合起来使用在自己商品上的情况。对这两种情况，我们认为判断是否近似时应采取同样的标准，即以权利人已注册的商标整体与被控侵权人实际使用的商标进行比对，如果足以造成相关公众混淆、误认的即认定为近似商标。具体说就是：(1)对将组合商标的各部分分别使用在商品或包装的各个不同部位的情况，应当用组合商标与在不同部位使用的各个标志分别进行比对，不能将权利人的组合商标拆开来与被控侵权商标进行比对，在比对时应考虑各部分标志的使用部位、相关公众对其注意程度以及是否认为是商标的使用等情况。如果作为商标使用的标志是组合商标的主要部分，相关公众对组合商标的整体印象主要来源于该标志，这种使用足以造成相关公众混淆、误认的，应认定两者近似；否则不宜认定为近似。(2)对将权利人数个注册商标组合起来使用在自己商品上的情况，由于多个注册商标组合在一起的排列方式有多种，权利人未将其组合形式注册为商标的，不能将权利人的多个商标组合起来与被控侵权商标进行比对，应当将权利人的各个注册商标分别与被控侵权商标进行比对，判断是否近似。

另外，在比对过程中，应当使用权利人商标的注册形态与被控侵权商标进行比对，不能用权利人商标的实际使用形态进行比对，以免不适当地扩大权利人的商标权保护范围，这与商标使用的判断是有区别的。

(三)具体侵权行为的认定

1、即将实施侵犯商标权行为的表现形式

商标法第五十七条规定了即将实施侵犯商标权行为的，权利人可以申请法院采取诉前停止侵权行为和诉前财产保全措施。但对何种行为属于即将实施侵犯商标权的行为，法律、法规和司法解释并无规定。我们在司法实践中已经遇到几起权利人请求对他人即将实施的侵犯其商标权的行为进行处理的案件。通过对此类案件的审理，我们认为，认定是否属于即将实施侵犯商标权的行为应当慎重，不宜过宽，以免对商标权人过度保护。具体实践中涉及的即将侵犯商标权的行为主要有以下几种：以销售为目的持有侵权商品的行为；以销售为目的的发布侵权商品宣传广告的行为；以及以制造或者销售侵权商品为目的持有侵权标识或者带有侵权标识的包装物的行为等。

2、承揽加工行为是否构成侵权

对于承揽加工带有商标的商品的行为，尤其是为境外加工带有商标的商品的，我国法律、法规要求承揽人对定作人是否享有该商标权利进行审查，这是为了从源头上制止假冒商标的行为。因此，我们认为，承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有商标权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯商标权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承揽损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯商标权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，其制造侵犯商标权的商品的行为因无过错就不应承揽侵权损害赔偿责任，但是还应当停止制造行为以避免更大的损失发生。

3、搭赠是否构成侵权

在司法实践中曾经出现过，销售商品时搭赠侵犯他人商标权的其他商品的行为被商标权人起诉到法院的案件。经过对这类案件的审理，我们认为搭赠是销售的一种形式，因此搭赠侵权商品的行为是侵犯商标权的行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯商标权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。这是因为搭赠品是附在商品中出售的，这是销售商惯用的一种销售手段，不能因为其名为搭赠品就认定不属于销售，应当按照销售假冒注册商标商品的侵权行为来认定，处理。

4、商标使用许可合同终止后的销售行为是否构成侵权

原告曾经许可被告使用其注册商标并签订了商标使用许可合同，但是在合同终止后，被告还有一部分带有原告商标的商品尚未销售出去，被告为实现自己的商业利益，在商标许可使用合同终止后仍然继续销售这些商品。对于这种行为的性质，我们认为，首先应当尊重当事人的约定，如果商标使用许可合同有约定或者当事人就此问题达成协议的，按照当事人的约定处理；没有约定或者当事人不能达成协议的，可以根据具体情况确定合理销售期限，在该期限内被许可人销售使用许可合同期限内制造的商品的，不认定为侵权；被许可人逾期销售的，构成侵权。

5、使用经过相关主管部门审批的侵犯商标权的商业名称是否构成侵权

原告起诉被告将与其注册商标相同或者近似的文字作为商业名称使用侵犯其商标权时，被告经常以其使用的商业名称经过相关主管部门批准为由提出不构成商标侵权的抗辩。针对这种情况，我们认为，商业名称虽已经过相关主管机关的审批，但如果该名称在使用时发挥了商标的功能，足以造成相关公众的混淆、误认的，构成侵犯商标权。这是因为，相关主管部门对商业名称的审批只说明被告使用该名称符合该部门的管理规范，但并不能以此作为其不侵犯他人商标权的依据，因为相关主管部门无权也无能力对被控侵权人申请使用的商业名称是否侵犯他人的商标权进行认定，其审批并不能排除名称侵犯他人商标权的可能，因此只要该名称的使用行为符合侵犯商标权的构成要件，就应当认定为侵权，不能因其得到相关主管部门的审批就认定该名称的使用不构成侵权。

6、替换商标的行为是否构成侵权

实践中曾出现过被告购买带有原告商标的商品后，将原告商标去除换成自己商标再出售的案例，为此商标法第五十二条第(四)项中明确规定“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”行为构成商标侵权。近来又出现了另外一种情况，即权利人有两个注册商标，分别用在不同档次的商品上，他人购进权利人的低档商品将其上商标去除，换成权利人在高档商品上使用的商标后又销售出去，权利人因此提起侵犯商标权的诉讼。我们认为，这种将权利人一种商品上的注册商标去除，换上同一权利人另一种商品的另一注册商标后再出售的行为，同样属于商标法第五十二条第(四)项规定的侵权行为。

(四)不属于侵犯商标权的行为

1、正当使用商标标识的行为

前面已经提到，商标和商标标识是两个不同的概念。有学者指出，“商标名为‘标’，非商‘本’也。商标之本，在于商业信誉。若无隐藏于其后的商本，一个纯粹的符号毫无保护的必要。商标是作为信誉替身的符号，是一个仆从，若缺乏被替代的‘主人’——商业信誉，符号就算不得是商标，只是一个单纯的符号”[5]，因此，正当使用商标标识的行为，其“使用的对象根本不是商标，而是一个长得与商标相同的符号而已”[6]，因此正当使用他人商标标识并非属于侵犯商标权的行为。

在侵犯商标权案件中，被控侵权人有时会以其行为系正当使用权利人商标标识的行为来进行不侵权抗辩。对于如何认定正当使用行为，商标法律、法规和司法解释并无明确规定。但商标法第十一条规定了不得作为商标注册的三种情况[7]，在商标法实施条例第四十九条中规定了商标权的限制[8]。根据上述规定，结合审判实践，我们认为，构成正当使用行为须同时满足三个条件：(1)使用出于善意，(2)不是作为自己商品的商标使用，(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品。满足上述三个条件行为由于并未将商标标识用做区分商品的提供者的商标，没有实现商标的功能，不属于商标的使用，不构成商标侵权。

需要说明的是，“说明或者描述自己的商品”包括说明或者描述自己制造的商品、自己销售的商标权人的商品等情况。包括：自己制造的商品中使用了商标权人的商品作为零部件的，在说明或者描述自己的商品时提及这一情况；如在编写讲解TOEFL考试的图书的书名中使用“TOEFL×××”字样来说明图书与TOEFL考试有关而正当使用“TOEFL”商标标识的行为；为了销售商标权人的商品在宣传单或者广告等材料上使用商标权人的商标的行为等等。

下列几种情形属于正当使用行为：(1)使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的行为；(2)使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的行为；(3)在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的行为；(4)规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的行为；(5)使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的行为等。须要注意的是，上述所列行为必须首先满足前述正当使用要件才能认定为正当使用。对于什么是本商品的通用名称下面将会详细说明。

2、商标的通用化

原为商标，后经使用在一定程度上通用化，即不再仅仅标示某一提供者所提供的商品，相关公众将其认定为所有商品提供者的同一类商品的统称的，商标权人对他人在同一种商品上使用该“商标”的行为提出的侵权指控就不再成立。比如，“PDA”曾是石家庄福兰德事业发展有限公司的注册商标，但在电脑行业中“PDA”已经成为掌上电脑的代称，不再特指石家庄福兰德事业发展有限公司的商品，因此他人使用“PDA”不构成侵犯商标权[9]，后来商标局以商标通用化为由撤销了该商标的注册[10]。

但是依照何种标准确定某一注册商标已经变化了商品的通用名称，他人使用该商标标识的行为，应当如何定性，是司法实践中的难点。对这种情况，我们认为，他人将该商标标识在已通用化的范围内使用而不是作为商标使用，且不足以造成相关公众的混淆、误认的，应当认定不构成商标侵权。北京市法院最近的判决指出，商品的通用名称通常是指国家标准、行业标准规定的或者本行业中约定俗成的名称，包括全称、简称、缩写、俗称等[11]；在认定是否构成通用名称上，应当考虑通用名称具有的广泛性、规范性的特征，就通用名称的广泛性而言，其应该是国家或者某一行业所共用的，仅为某一区域所使用的名称，不具有广泛性；就规范性而言，其应该符合一定的标准，反映一类商品与另一类商品之间的根本区别，即应指代明确。[12]

3、将保护期限届满的外观设计专利或者作品注册为商标的行为

实践中，有当事人在自己享有的外观设计专利权或者著作权保护期限届满前后将其外观设计或者作品或其一部分注册成商标，在专利权或者著作权保护期届满后起诉他人实施其外观设计或者使用其作品构成侵犯其商标权的行为。针对这种情况，我们认为，外观设计专利权或者著作权的保护期届满后，外观设计或者作品即进入公有领域，他人实施该外观设计或者使用该作品，不构成对原权利人专利权或者著作权中的财产权的侵犯。但如他人将与原权利人的注册商标相同或者近似的该外观设计或者该作品作为商标使用，足以造成相关公众的混淆、误认的，应认定为侵犯商标权的行为。

(五)侵犯商标权民事责任的承担

1、侵权损害赔偿数额的确定

人民法院在认定侵犯商标权的民事责任时，比较困难的是如何确定损害赔偿的数额。一般来说，被控侵权人不会提出自己生产、销售侵权商品的数量及其利润，虽然每件侵权商品的利润可以用权利人的单位利润来确定，但生产、销售侵权商品的数量一般不能简单的以权利人商品的减少量来确定。实践中人民法院通常会要求被控侵权人提交自己的财务账册以计算其生产、销售侵权商品的数量，但被控侵权人不愿提供或者没有财务账册或者提供假的财务账册致使侵权商品数量无法确定，造成确定损害赔偿数额上的困难。

(1)被控侵权人的案外陈述可以作为损害赔偿的参考因素

实践中经常有这种情况：被控侵权人在被指控侵权之前基于推销自己的商品或者扩大自己的知名度等原因，在向社会公开发布的宣传资料中载明了其已经生产、销售的被控侵权商品的数量，而权利人要求以此为基础计算侵权损害赔偿额的。我们认为，在没有其他参考依据的情况下，可以根据被控侵权人在有关媒介上宣传的销售数量作为认定其销售侵权商品数量的参考。

(2)商标权人未实际使用其商标的，可以根据案情酌定赔偿数额

近年来，我们还遇到权利人取得注册商标后并未实际使用，在其起诉他人侵犯商标权并要求停止侵害并赔偿损失时，被控侵权人抗辩因权利人的注册商标并未使用、权利人没有损失不同意赔偿的案件。我们认为，虽然权利人未实际使用其注册商标，相关公众无法在其核定使用的商品与其注册商标之间建立联系，权利人的商业信誉也不存在，但是被控侵权人的侵权行为妨碍了上述联系的建立，一旦权利人要使用其注册商标，就会由于市场的信誉已经由被控侵权人不当占有，权利人再进入市场有比较大的困难。因此既然被控侵权人已经侵入了权利人所享有的权利范围，人民法院就应当判令其退出该范围，并将因其侵入获得的利益赔偿给权利人，恢复到未侵权的状态。如果权利人未使用其注册商标的期限已达到三年，根据商标法的规定其注册商标可能被撤销，但权利人对公告撤销日之前的侵权行为仍可以主张权利。由此，我们主张，虽然侵权成立，但权利人从未使用也未许可他人使用其注册商标的，可以根据权利人制止侵权行为的合理开支、侵权行为的性质、情节、范围以及侵权商品的种类等因素，酌情确定损害赔偿数额。

2、赔礼道歉是否适用于侵犯商标权案件

在大多数侵犯商标权的案件中，权利人都要求被控侵权人为其侵权行为公开赔礼道歉以恢复因侵权行为对其造成的不良影响。应当说，赔礼道歉的民事责任适用于侵犯人身权的情形，不应当适用，而且权利人提出此种诉讼请求是为了恢复因侵权行为对其造成的不良影响，应当提出的是消除影响的诉讼请求而不是赔礼道歉请求。我们通过若干判决已经形成普遍做法，即认定注册商标专用权是一种具有财产价值的权利，在侵犯商标权案件中，不应判令侵权人承担赔礼道歉的民事责任。

四、关于商标合同纠纷案件审理中的几个问题

(一)商标转让合同的成立与生效

对于转让注册商标专用权的生效日期实践中存在不同的意见，国家工商行政管理总局曾正式发文特别指出，转让注册商标专用权的生效日期为核准转让公告之日。但这又造成对注册商标转让合同生效日期的不同认识：有的意见认为，按照商标法和商标法实施条例的规定，注册商标专用权自公告之日起由受让方享有，那么商标转让合同也应当自公告之日起生效。

我们认为，上述意见不符合合同法的规定和立法本意。按照合同法及其司法解释有关规定的精神，注册商标转让合同没有特别约定的，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。转让公告是履行合同的后果，自商标行政主管机关核准公告之日起，受让人享有注册商标专用权。

(二)商标转让对商标使用许可合同效力的影响

《商标解释》第二十条规定，商标的转让不影响转让前已经生效的使用许可合同的效力。该条规定不同法院在适用时的理解出现不一致的情况：有的认为，该条应当与《商标解释》第十九条“商标使用许可合同未备案的，不影响合同的效力，但不得对抗善意第三人”的规定结合起来理解，即商标使用许可合同未备案的，虽然其在转让人和被许可人之间仍继续有效，但由于该合同未备案就不得对善意的受让人主张合同对其有约束力；有的则认为《商标解释》第二十条的规定应当理解为即使商标已经转让，商标使用许可合同对受让人也应有效的，转让方的权利义务应当由受让方承受。我们认为，《商标解释》第二十条的规定针对的是实践中出现的“有的新的商标权人不承认原商标注册人以前曾与他人订阅的商标使用许可合同，向法院起诉主张对原商标注册人与他人签订的商标使用许可合同无效”[13]的情形。由于这种情形不利于在先商标使用许可合同关系的稳定，可能损害被许可人的合法权益，因此我们认为，除当事人另有约定的以外，商标使用许可合同未备案的，不影响该合同的效力；注册商标的转让也不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。

五、关于商标民事纠纷案件诉讼程序的几个问题

(一)商标受让人未取得专用权之前提起侵权之诉的条件

由于商标转让合同生效后至转让公告前这段时间内受让人尚未实际取得注册商标专用权，如果在此时间段内发生侵犯商标权的行为，转让人对此可能并不关心，提起诉讼的积极性不大，但侵权行为对受让人造成影响，尤其是在受让人已经实际使用了该商标的情况下，侵权行为实际侵害了其利益，因此其提起侵权之诉的可能性较大，由于受让人此时尚未取得注册商标专用权，是否能够起诉，以何种身份起诉在实践上有争论。我们认为，注册商标转让合同生效后，核准公告前，商标权仍然由转让人享有，受让人对侵犯商标权的行为无权起诉。但是转让合同约定受让人在合同签订之日起可以使用该注册商标，并授予受让人对此后的侵犯商标权行为起诉权的，受让人可以起诉。

(二)侵犯商标权案件的中止问题。

在侵犯商标权案件中，被控侵权人往往会采取向国家商标行政主管机关请求撤销权利人的注册商标的方式来对抗其指控，此时涉及到法院在审理侵犯商标权民事案件时是否中止诉讼等待上述机关裁决的问题。

关于注册商标的撤销，规定在商标法第四十一条、第四十四条和第四十五条之中，其中符合第四十一条规定而撤销的注册商标视为自始不存在，符合第四十四条或者第四十五条规定而撤销的注册商标则自撤销之日起其权利消灭。因此被控侵权人依据商标法第四十四条或者第四十五条提出的撤销申请并不影响撤销前权利人对其提出的侵权诉讼，因此不必中止诉讼。

商标法实施条例第三十六条规定：“依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。有关撤销注册商标的决定或者裁定对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决，裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”因此，对于被控侵权人依据商标法第四十一条提出的撤销申请，人民法院也可以不中止诉讼，但是如果其所提撤销申请确有理由的，为避免不当保护商标注册人，可以考虑中止诉讼。

综合以上情况，我们的做法是：在侵犯商标权案件中，被告向国家商标行政主管机关请求撤销原告主张权利的注册商标的，一般不中止诉讼。但被告住所商标法第四十一条的规定请求撤销该注册商标，并有充分的证据或者理由否定该注册商标的效力的，可以中止诉讼。

(三)商标普通使用许可合同的被许可人提起侵权之诉的条件

《商标解释》第四条第二款规定，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。对明确授权，我们认为，包括在许可合同中的明确授权和在合同之外另行出具的授权书授权两种情况，不能仅以许可合同中没有明确授权即驳回被许可人的起诉。

(四)不当转让注册商标的有关问题

近年来，不当转让权利人注册商标的案件时有发生。这类案件有的是商标权人的代表人或者代理人超越权限将注册商标转让到自己名下或者转让给他人；有的是与商标权人没有关系的人采用私刻商标权人公章等手段在商标权人毫不知情的情况下将注册商标转让牟利。

当事人因此发生争议的，有的提出转让人侵权的民事诉讼或有的提出请求确认商标权属的民事诉讼，有的则对核准转让的商标主管机关提起违法履行职责的行政诉讼。

实践中对于这类争议应当如何处理、应当通过民事诉讼还是行政诉讼处理的问题存在不同意见：有的观点认为这类争议属于侵权或者权属类民事争议，不能提起行政诉讼；有的则认为除民事诉讼外，由于这种不当转让行为的结果是由于商标主管机关审查核准程序不当造成的也可以提起行政诉讼。

对受让人再次转让该商标并经核准公告的，再受让人能否取得注册商标专用权问题，也有不同观点：有的认为核准转让公告作为国家商标行政主管机关发布的具有公示、公信效力，对此予尊重，因此善意再受让人经核准公告可以取得商标权；有的则认为虽然核准转让公告具有公示、公信效力，但是商标权毕竟是与当事人的商业信誉紧密相连的，商标的价值不体现在由谁占有而体现在由谁使用，仅从形式上承认公告效力使再受让人取得商标权将是对原商标权人通过使用该注册商标而建立的市场影响和信誉的漠视，使相关公众割断原来建立的商品与原商标权人之间的联系，因此将商标返还给原商标权人才符合公平正义原则。

对上述问题，我们的意见是：商标权人的法定代表人或代理人未经授权转让商标权人的注册商标的，商标权人可以向人民法院提起民事诉讼，请求确认转让行为无效、返还注册商标；他人擅自转让商标权人的注册商标的，属于侵犯商标权行为，商标权人可以针对此种行为向人民法院提起侵权这诉，请求返还注册商标。对上述两种情况也都可以对商标局核准转让注册商标的行为提起行政诉讼。

擅自转让商标权人注册商标的行为是商标侵权行为，受让人不能因此取得商标权。受让人通过正常商业交易再将该注册商标转让给第三人并经核准公告的，第三人亦不能因此取得商标权。

注释：

[1] 如非特别指明，本文所说的“商品”也包括服务在内。

[2]  该条内容是“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

[3]  该款规定，“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似，是指被控侵权的商标和原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告的注册商标的商品有特定的联系”。

[4] 《商标解释》关于混淆、误认的情况也是这两种，见前注。

[5] 李琛：《名教与商标保护》，载《电子知识产权》2005年第5期第63页。

[6]   同上。

[7]   该条第一款规定：“下列标志不得作为商标注册：(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；(三)缺乏显著特征的；”同时。该条第二款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。

[8]  该条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

[9]    北京市第一中级人民法院(1999)一中知初字第48号民事判决书。

[10] 见金勇军：《知识产权法原理》，中国政法大学出版社2002年版，第174页注32。

[11]  北京市高级人民法院(2007)高民终字第39号民事判决书。

[12]  北京市高级人民法院(2006)高行终字第188号行政判决书。

[13]  见蒋志培：《如何理解与适用<最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释>，载《科技与法律》2002年第4期。