定牌加工中的商标侵权问题

—以《商标法》第五十七条第四项为视角

张琦

一、商标的使用

1、国外及台湾地区法律的相关规定

我国台湾地区商标法第5条规定：“商标之使用，指为行销之目的，而有下列情形之一，并足以使相关消费者认识其为商标：一、将商标用于商品或其包装容器。二、持有、陈列、贩卖、输出或输入前款之商品。三、将商标用于与提供服务有关之物品。四、将商标用于与商品或服务有关之商业文书或广告。前项各款情形，以数位影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式为之者，亦同。”

其中，“为行销之目的”，系指于市场销售、为商业交易。这是商标使用的主观要件，具体而言，是指基于表彰商品或服务之目的将商标使用于商品或服务，若非因此目的，形式上纵有商标用于商品或服务之事实，审酌其目的与方法，仅系用以表示商品或服务之相关说明者，而不具有商标使用之意图者，乃属通常之使用，非商标法所称之商标使用。

美国商标法上的使用同样要求，行为人主观上具有真实交易的意思。“藏匿而本质上不是公开的商业交易，无法使潜在客户接触到这些商标，将无法构成一个恰当使用商标的做法(包括将产品送到其它公司作为生产制造流程上的一部分，即定牌加工)”。

2、我国法律的相关规定

现行《商标法》第四十八条在2002年《商标法实施条例》第三条的基础上增加了“用于识别商品来源的行为”，该条规定：“本法所称的商标的使用行为，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

2006年《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第三条规定：“在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外，在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识，使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的，都是商标的使用。”

新增的“用于识别商品来源的行为”是指：只有商标的使用行为是为了识别商品或者服务的来源，才构成商标法中的使用。北京高院则进一步解释，这是使用的客观要件，是以相关公众的认识为标准的，即能“使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体，使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识”。这要求相关消费者能够接触到商标及其商品。

3、定牌加工是否构成商标法上的使用

  (1)从国外及台湾地区对商标使用的定义来看。台湾地区认为，商标使用对于使用者有主观上的要求，即需要有为交易而使用的意图。而在定牌加工中，对于受托加工方来说，其将商标与产品相结合的行为，主观上并不是为了交易或表彰商品，只是为了完成委托方的要求。此种接受外国厂商委托，以其在外国取得之注册商标指定加工制造之商品，并输出给该外国厂商之行为，并非“行销”，非商标之使用，不构成侵害商标权。  

    美国法认为，定牌加工行为“不是公开的商业交易行为，潜在的客户无法接触到这些商标”，它只是生产制造流程的一部分，不构成商标的使用。

    (2)从我国商标法来看，其对商标使用的界定限于客观方面，不包括使用者的主观意图。商标的使用要求，能从客观上达到使相关公众识别商品来源的程度。而在定牌加工中，商品只在受委托加工方和委托方之间流转，相关公众无法接触到商品及其标识，这种对商标的“使用行为”无法使相关公众通过商标识别商品来源，因而不构成商标法意义上的使用。

    从世界其他国家的法律规定来看，定牌加工不是商标法上的使用行为，而根据我国新修改的《商标法》对商标使用的定义，定牌加工行为也不宜再认定为商标法上的使用。

二、商标标识侵权

    我国《商标法》第五十七条第四项(2001年《商标法》第五十二条第三项)规定：“伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为，属侵犯注册商标专用权。”

    1、行为主体

    《商标印制管理办法》第十五条第四款规定：本办法所称“商标印制单位”是指依法登记从事商标印制业务的企业和个体工商户。也就是说，只要依法进行工商登记，即可从事商标印制业务。若相关主体没有依法进行登记，“擅自设立商标印刷企业或者擅自从事商标印刷经营活动的”，构成行政违法。

  2、行为之要素

  (1)商标标识

  《商标印制管理办法》第十五条第二款规定：本办法所称“商标标识”是指与商品配套一同进入流通领域的带有商标的有形载体，包括注册商标标识和未注册商标标识。

    商标标识为“带有商标的有形载体”，以有形载体是否为商品本身为依据，可将商标标识分为，可分离的商标标识和不可分离的商标标识：可分离的商标标识是指，有形载体不是商品本身，

商标标识是可以与商品相分离的，如衣服上的吊牌、产品的外包装；不可分离的商标标识是指有形载体即为商品本身，商标标识不能与商品相分离，否则会破坏商品，如直接印在衣服上的商标、杂志封面的商标。

    (2)商标印制

    《商标印制管理办法》第十五条第一款规定：本办法所称“商标印制”是指印刷、制作商标标识的行为。

    印制商标的行为可分为受委托印制(或称委托印制)和自我印制两种：受委托印制是指，印制商标的主体并不生产产品，只印制商标，其受生产产品的主体的委托(对生产产品的主体来说，这种行为称为委托印制)；自我印制是指，印制商标的主体同时也是生产产品的主体。

    将商标标识与印制商标的行为结合起来，商标印制可以分为四种情形：

    其一，受委托印制可分离的商标标识，这种情形下，受委方将商标标识印制完成后，交付给委托方(即生产产品的主体)，由委托方将商标标识与其生产的产品结合在一起；

    其二，受委托印制不可分离的商标标识，这种情形下，。由委托方将产品交给印制商标的主体，由其将商标标识直接印制于产品上之后，再交付给委托方；

    其三，自我印制可分离的商标标识，由同一主体完成产品的生产、商标的印制以及两者的结合；

    其四，自我印制不可分离的商标标识，由同一主体在产品上直接印上商标标识，由于不可分离的商标标识的委托印制的流程比较复杂，所以对于不可分离的商标标识通常采用自我印制的方式。

    3、行为之定性：间接侵权(暨主观要件：过错)   

    过错问题是直接侵权责任与间接侵权责任的基本分界线。  也就是说，间接侵权的责任承担以主观过错为构成要件。

    就20 1 4年《商标法》第五十七条第四项规定的商标印制行为而言，其并非针对制造他人注册商标之后再用于自己的商品或服务并向社会公众提供的行为，否则这种行为足以被2014年《商标法》第五十七条第一、二、三项(2001年《商标法》第五十二条第一、二项)规定的侵权行为所涵盖，因此，其针对的应当是接受委托印制商标标识并向委托方提供的行为。如在“乐X”商标侵权案中，法院认为，被告的经营方式是销售商品，其电子秤标签、收银条、商品包装的标签上显示的内容是为了表示商品的重量、价格等，其目的在于表明该超市服务的提供者，被告擅自

制造带有“乐X”标识的电子秤标签、收银条、商品包装的行为已为2001年商标法第五十二条第(一)项规定的“使用”行为所涵盖。

    商标印制行为是根据他人的委托实施的，受托人只是向委托人提供印制好的商标标识、贴上商标的产品包装等，除此之外并不向任何经营者或消费者提供。并且，受托人并非商标权人的商业竞争者，他们就其行为所获得的利益也并非利用他人商标中所含商誉的结果。即使委托人最终利用受托人提供的服务实施了“直接侵权”行为，受托人的服务也只起到次要和辅助的作用。

因此，美国《商标法》和英国《商标法》均将这类行为规定为或解释为“间接侵权”。

    关于对过错的认定，美国法院长期以来的判例认为：受托人对于委托人是否有权使用相关商标负有合理的注意义务。我国《商标印制管理办法》第七条规定：“商标印制单位应当对商标

印制委托人提供的证明文件和商标图样进行核查。商标印制委托人未提供本办法第三条、第四条所规定的证明文件，或者其要求印制的商标标识不符合本办法第五条、第六条规定的，商标印制单位不得接印制。”

    4、法律后果

    停止侵权：若侵权行为还在继续，权利人可以要求法院判令行为人停止侵权行为。 

    销毁侵权产品及印制模具：销毁侵权产品为“消除影响”的应有之义，而销毁印制模具是为了减少进一步侵权行为的发生，即为“消除危险”的应有之义。因此，判令行为人承担相应的侵权责任十分有必要。

    赔偿损失：制造商标标识的侵权损害赔偿，实践中倾向于从权利人损失及侵权获利综合判定。其理由在于，承载商标标识的载体作为有形物，其价值是确定的，但商标的价值是无形的，因此，不能从印刷商标的纸或包装本身的获利来确定赔偿的数额。但是，商标标识侵权为间接侵权，其行为所获得的利益并非利用他人商标中所含商誉的结果，并且，商标权人还可以要求商标使用人，即直接侵权者承担侵权责任。因此，商标印制单位应以获利为限赔偿损失，不宜要求其承担商标无形价值的部分，否则，商标权人可能获得额外的利益。

三、定牌加工的侵权认定

    定牌加工，包括“定牌”和“加工”，即制作标牌(商标制作)和产品加工。其是否构成商标侵权，关键在于对“定牌”如何认定。

    从上文分析的商标标识侵权的构成要件来看：

    1、主体方面

    只要依法进行工商登记，即可从事商标印制业务。若相关主体没有进行登记而从事了商标印制活动，并不妨碍其成为民事侵权的主体。

    2、行为方面

    在定牌加工中，标牌的制作有两种情况，一种是由定牌加工方自行制作，另一种是定牌加工方另行委托商标印制单位制作，即商标的自我印制和委托印制。

 委托加工方 → 定牌加工方 → 商标印制单位

                    ↓                ↓

                 制作标牌           商标的委托印制

               ＋产品加工    （一般可分离的商标标识）

                    ↓

商标的自我印制（可分离和不可分离的商标标识）

    定牌加工方作为受托人，接受委托人的委托制作标牌和加工产品，完成好的产品只是向委托人提供，除此之外并不向任何经营者或消费者提供相关产品，符合间接侵权的行为特征。而委托

加工方一般将面向消费者提供其产品，因此，对于委托加工方来说，商标与产品相结合的行为是商标的使用行为，即为直接侵权，受2014年《商标法》第五十七条第一、二、三项(2001年《商

标法》第一、二项)的规制，其委托制作商标的行为被商标的使用行为所涵盖，不再单独评价。

    在商标自我印制的情况下，定牌加工方即为商标标识侵权行为的主体；而在商标委托印制的情况下，定牌加工方和商标印制单位共同构成商标标识侵权行为的主体，即为共同侵权，两者承

担连带责任。

    3、主观方面

    司法实务中有“必要的审查注意义务”，与《商标印制管理办法》规定的审查义务相呼应：最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第1 8条规定：妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。

    《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(2006)第21条：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的；不承担损害赔偿责任。

    4、法律后果

    在满足相关构成要件的情况下，定牌加工可以认定为商标标识侵权，即适用《商标法》第五十七条第四项。当然，构成间接侵权，要以直接侵权的成立为前提。

    在定牌加工不属于商标的使用行为的前提下，从商标标识侵权的角度来看待定牌加工的意义在于：既不损害国内的加工产业和国际贸易，又使定牌加工行为规范化和受到一定的限制。即，是否尽到“必要的审查注意义务”为是否认定为侵权的关键。在尽到相关义务白勺情况下，不认定为侵权，加工产品可以运往国外；若没有尽到相关义务，构成侵权，则应当承担停止侵权、销毁印制模具等损害后果。另外，由于其间接侵权的行为性质，没有直接对商标权人造成损害，侵权赔偿的数额应当低，以获利为限，不使国内的小型加工企业受到重创，这样才更符合国情，这样的处理方式才更为“妥善”。

作者单位：中国政法大学