《商标法》第十九条第四款的理解与适用

——上海专利商标事务所有限公司诉国家工商总局商标局商标注册申请不予受理行政纠纷案

陈志兴

要旨：无论商标代理机构的注册申请是基于何种目的，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于《商标法》第十九条第四款禁止的情形。

案　情

当事人：

原告：上海专利商标事务所有限公司(下称上专所)

被告：国家工商总局商标局(下称商标局)

第15244242号“上专及图”商标(下称诉争商标)由上专所于2014年8月28日向商标局提出注册申请，指定使用的服务项目为第42类：技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、节能领域的咨询、环境保护领域研究、计算机系统设计、信息技术咨询服务、计算机软件咨询、工业品外观设计。

2014年9月12日，针对上专所申请注册诉争商标的行为，商标局发出编号为TMZC15244242BYSL01的《商标注册申请不予受理通知》，以诉争商标指定的服务项目不符合《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》第十九条和《中华人民共和国商标法实施条例》(下称《商标法实施条例》)第八十七条的规定为由，对上述申请不予受理。

原告上专所不服，向北京知识产权法院提起诉讼称：1.《商标法》第十九条第四款立法的本意在于禁止代理机构利用专业知识抢注或囤积商标，牟取非法利益，而非限制代理机构注册“自己使用”的商标的权利。代理机构提供的服务完全有可能超出第45类法律服务的范围，故如将该款规定扩大解释为商标代理机构不能在第45类法律服务以外注册自己使用的商标，则不符合《商标法》的立法本意。2.如果不允许商标代理机构对自己使用的商标进行必要的注册，将至少会对代理机构造成两方面的损害：一是商标代理机构的商标被他人注册，致使代理机构无法使用自己的商标开展业务；二是商标代理机构无法在相关领域制止他人盗用其商标从事非法经营活动。3.原告成立于1984年11月27日，自成立开始“上专”就一直是其常用的简称，“上专”与原告已形成一一对应关系。诉争商标指定使用的“节能领域的咨询、信息技术咨询服务、计算机软件咨询”等服务是原告提供的常规服务之一，原告还提供“计算机系统设计、环境保护领域研究”等服务，而“技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、工业品外观设计”等亦是原告潜在的业务范围或与原告代理业务紧密关联。因此，原告在上述服务上申请注册自己使用的商标属于正常经营活动所需，也是其为保护自己商标不被他人侵犯或抢注的必要措施。因此，被告做出的商标注册申请不予受理通知认定事实不清，适用法律不当，请求法院判决撤销商标局作出的通知。

被告商标局辩称，《商标法》第十九条对商标代理机构申请注册做了限制性规定，《商标法实施条例》又对此做了细化。根据法律规定，商标代理机构不得申请注册其“代理服务”以外的商标，此款规定将代理机构可以注册商标的商品和服务范围严格限定在“代理服务”上。具体而言，代理机构不得注册《类似商品和服务区分表》中第45类4506组“法律服务”以外的商品和服务。违反上述规定的处理结果就是商标局依法做出不予受理决定。本案中，原告为在商标局备案的代理机构，诉争商标注册的服务类别超越了第45类。因此，商标局做出不予受理决定的行政行为认定事实清楚，适用法律正确，程序得当，原告的诉讼请求缺乏事实及法律依据，请求法院驳回其诉讼请求。

本案诉讼过程中，上专所提交了五组证据，其中，第一组证据用以证明上专所自成立以来的名称变更情况，该组证据显示上专所于1984年成立，当时名称为上海专利事务所，于1993年名称变更为上海专利商标事务所，于2004年变更为现名称，即上海专利商标事务所有限公司。第二组证据用以证明原告对“上专”简称的使用情况，该组证据显示上专所自称“SPTL(上专)”“上专所”。第三组证据用以证明“上专”商标在第45类、第42类相关服务上的注册情况，该组证据显示上专所已经在第45类、第42类相关服务上拥有三件“上专”注册商标，注册时间均早于2014年《商标法》施行时间。第四组证据用以证明原告拥有的相关资质，包括商标代理机构证书、专利代理机构注册证、科技咨询证书、上海市技术交易服务许可证、科技咨询团体会员证书等。第五组证据用以证明原告“上专及图”商标的实际使用情形，包括其与客户签订的软件合作开发协议、创意产业知识产权服务平台项目申请表和核电工程行业知识产权分析报告。

审　判

一审法院经审理认为，被诉不予受理通知适用法律正确，符合法定程序。上专所撤销被诉不予受理通知的诉讼请求不能成立。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，一审法院判决驳回原告上专所的诉讼请求。一审判决作出后，上专所不服向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

评　析

本案争议焦点在于诉争商标是否符合《商标法》第十九条第四款的规定。由于《商标法》第十九条第四款是现行《商标法》中的新增条款，尤其是对商标代理机构申请商标注册的行为作出了一定的限制，导致实务中各方的理解存在分歧。也正是基于对这一新问题的慎重对待，一审法院在审理该案的过程中，首次向中南财经政法大学知识产权研究中心等多家科研机构征求专家意见，并作为判决书附件向社会公开。

具体来讲，本案涉及如下法律问题：

一、商标代理机构申请注册自用商标的情形是否不受《商标法》第十九条第四款的调整

有一种观点认为，《商标法》第十九条第四款限制的是商标代理机构注册他人商标或囤积商标的行为，而非商标代理机构自用商标的注册申请。本案原告即持有该观点。原告认为，其在第42类“节能领域的咨询、信息技术咨询服务、计算机软件咨询、技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、工业品外观设计”等服务上申请注册自己使用的商标属于正常经营活动所需。在此基础上，原告进一步认为，商标局援引《商标法》第十九条第四款的规定不予受理其商标申请，属于对《商标法》第十九条第四款的不当解释。

原告的上述观点是否成立取决于对《商标法》第十九条第四款的含义及适用规则的解读，也即涉及到法律的解释。根据法律解释的基本原则，对法律条文的解释应当首先进行“文义解释”。所谓“文义解释”，是指“按照法律条文用语之语义及通常使用方式，以阐述法律之意义内容。法律解释必先由文义解释入手，且所作解释不能超过可能的文义。”《商标法》第十九条第四款明确规定，商标代理机构仅可以在“代理服务”上“申请商标注册”，在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册其他商标。该条款本身并未区分申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册，因此，无论商标代理机构是基于何种目的，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。当然，现行《商标法》之所以引入该条款，主要考虑因素确实在于禁止商标代理机构恶意注册商标进行牟利的行为。全国人民代表大会法律委员会于2013年6月26日所作的《关于<中华人民共和国商标法修正案(草案)>修改情况的汇报》有如下记载，“三、一些地方、部门、企业提出，实践中一些商标代理组织违反诚实信用原则，利用其业务上的优势帮助委托人进行恶意商标注册，甚至自己恶意抢注他人的商标牟利，建议进一步对商标代理活动予以规范。法律委员会经研究，建议增加以下规定：……三是明确商标代理组织不得自行申请注册商标牟利。”对此，笔者认为，立法机关在立法过程中的相应考虑可以作为理解适用法律的参考，但是根据法律解释的基本原则，对法律条文的解释应当首先进行文义解释。文义解释是法律解释的起点和终点，其他解释都必须以文义解释为基础，从文义解释出发。除非有极强的理由，如字面解释的结论有违基本法理、违背公序良俗等，否则不得通过其他的解释来推翻字面解释的结论。如果文义解释的结论是单一的，且经过验证并不违反立法目的，也不会造成体系冲突，就只能采取文义解释的办法。通过对《商标法》第十九条第四款进行文义解释可以明确得出前述结论的情况下，对该条款的理解无法仅因立法过程中的前述考虑因素而将其仅限定商标代理机构恶意注册商标进行牟利的情形，也即商标代理机构申请注册自用商标的情形同样应该受到《商标法》第十九条第四款的调整。

二，如何理解《商标法》第十九条第四款中的“代理服务"

《商标法》第十九条第四款虽规定商标代理机构仅可以在“代理服务”上申请注册商标，但对于何为“代理服务”，《商标法》中并无明确规定。对这一问题的理解应当结合行政法规及规章的相关规定。《商标法实施条例》第八十四条规定，“商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜”。此外，《商标代理管理办法》第六条第一款对商标代理行为作出了进一步规定：商标代理组织可以接受委托人委托，指定商标代理人办理下列代理业务：(一)代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；(二)提供商标法律咨询，担任商标法律顾问；(三)代理其他有关商标事务。基于上述规定，“商标代理”的一个重要前提是“以委托人的名义”，且内容只能是办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。

本案中，诉争商标指定使用的服务为第42类“技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、节能领域的咨询、环境保护领域研究、计算机系统设计、信息技术咨询服务、计算机软件咨询、工业品外观设计”，上述服务内容显然并不属于商标代理服务的内容，因此，诉争商标属于《商标法》第十九条第四款规定不予注册的情形。

三、《商标法》第十九条第四款是否会导致商标代理机构遭受不平等对待

《商标法》第四条第一款规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。也就是说，我国《商标法》在总则性质的第四条中并未区分不同市场主体在商标注册申请过程中的权利义务。有观点认为，《商标法》第十九条第四款并没有明文排除商标代理机构为自己需要取得商标专用权的商标申请注册，所以，对待商标代理机构为自己需要取得商标专用权的商标申请注册，仍然只能适用《商标法》第四条的规定，有权利申请注册，并且与普通商标注册申请人一样享有商标法规定的所有权利。甚至还有观点提出，强行禁止商标代理机构在第45类4506类似群涉及的“法律服务"之外申请注册商标，徒增交易成本且涉嫌违反宪法，缺乏正当性。本案原告也提出，如果不允许商标代理机构对自己使用的商标进行必要的注册，将至少会对代理机构造成两方面的损害：一是商标代理机构的商标被他人注册，致使代理机构无法使用自己的商标开展业务；二是商标代理机构无法在相关领域制止他人盗用其商标从事非法经营活动。

不可否认，依据上述文义解释得出的结论，会使商标代理机构自用的商标无法获得注册，从而对其造成一定影响。但尚不至于达到原告所称既无法使用自己的商标开展业务，亦无法禁止他人盗用其商标的程度。我国现有法律并非仅对注册商标提供保护，未注册商标同样可以得到一定程度的保护。如果商标代理机构使用商标的时间早于他人注册商标的申请日，则其可以依据《商标法》第五十九条第三款获得在原有范围内的先用保护，该规定在一定程度上解决了商标代理机构在先商标的自用问题。如果商标代理机构所使用的商标具有一定知名度，则其既可以依据《反不正当竞争法》第五条第(二)项的规定禁止他人对该商标的恶意使用行为，亦可以依据《商标法》第十五条、第三十二条等条款的规定禁止他人对该商标的恶意注册行为，上述规定亦在一定程度上为商标代理机构解决了禁止他人盗用其商标的问题。

因此，对于《商标法》第十九条第四款的解释问题，即使立法者的真实意图原本并不是禁止商标代理机构为自己使用的目的而申请注册商标，由于其使用的立法语言清楚、明白地表述为禁止“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，此时也不能置法律条文的文义于不顾，而直接适用立法意图。如果立法者发现自己选择的表述有违其原意，只能通过修改法律而使立法意图与法律条文的含义保持一致。法院不能，也没有必要在《商标法》第十九条第四款被修改之前，去探究立法原意是否与该款清楚、明白的文义有无出入，否则将损害法律的权威。这也就是法院判决强调的，司法机关的职责在于适用法律，而非制定法律，在法律条文规定明确且清晰的情况下，司法机关必需严格遵照执行。至于相关法律规定是否妥当，应否修改，则属于立法机关的权限范围，并非司法机关的职责。

作者单位：北京知识产权法院