加大惩戒力度 维护诚实信用

——解读新《商标法》中制止恶意注册的内容

张伟君

作者简介

张伟君，同济大学知识产权学院副教授，硕士生导师，知识产权与竞争法研究中心主任。北京大学法律系法学学士，上海大学知识产权学院法学硕士，同济大学经济与管理学院管理学博士，德国马克斯－普朗克知识产权法、竞争法和税法研究所访问学者（2006年~2007年）。2005年9月入选国家知识产权战略专家库成员，2011年12月入选国家知识产权专家库专家，2012年12月入选全国知识产权领军人才,著有《规制知识产权滥用法律制度研究》 、《知识产权与竞争法研究》等专著。

由于我国市场经济体系建立时间不长，个别企业和经营者的诚信意识有待增强，加上我国商标注册制度采用申请在先原则，导致一些企业抢注他人在先使用但未注册的驰名商标或者有一定影响的商标，或者在注册商标时侵犯他人在先权利等纠纷层出不穷。这种行为有违诚信原则，应该予以制止。

2001年第二次修改《商标法》时，已经为制止恶意注册作了诸多努力，比如规定了驰名商标保护制度。现行《商标法》第十三条规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”根据《巴黎公约》第六条之七的要求，现行《商标法》第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”但是，近年来违反诚实信用原则，恶意注册商标的现象仍然频繁出现，《商标法》第三次修改把解决这个问题作为重点之一，新《商标法》在以下几个方面进一步完善了上述规定。

（一）规定诚实信用原则

新《商标法》第七条明确将“诚实信用”作为商标注册和使用的一项基本原则，即“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。这为制止各种不诚信的恶意注册行为提供了基本保证。

（二）完善驰名商标保护制度

为了使驰名商标制度实现禁止他人注册、使用与该驰名商标相同或近似的商标的基本功能，新《商标法》修改和完善了有关规定。

首先，明确了驰名商标只是“为相关公众所熟知的商标”。这应该成为驰名商标保护的唯一要件，不需要考虑其他因素。

其次，明确了驰名商标“应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”，驰名商标认定是“对案件事实的确认，应仅对争议的案件有效”， 而并不是授予一个商品或服务的荣誉称号。

最后，新《商标法》规定，生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这个规定试图使驰名商标保护回归其本来面目，从而使驰名商标能够根据实际保护的需要去认定，逐步消除驰名商标认定中存在的一些人为障碍。

但是，上述修改是否能真正解决事实上驰名的商标无法得到有效保护的问题，仍令人怀疑。虽然新《商标法》明确了驰名商标只是“为相关公众所熟知的商标”，而且TRIPS协议（《与贸易有关的知识产权协议》）第十六条第二款也规定“确认某商标是否系驰名商标，应顾及有关公众对其知晓程度，包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度”，但是新《商标法》第十四条仍然保留了现行《商标法》第十四条规定的认定驰名商标所“应当”考虑的诸多因素，即除了应当考虑“相关公众对该商标的知晓程度”外，还要考虑该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。《商标法》的这个规定是借鉴了保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会于1999年通过的《关于保护驰名商标的规定的联合建议》（以下简称《联合建议》）第二条关于“对某商标是否在某成员国为驰名商标的确定”的第（1）款（b）项。但是，上述《联合建议》紧接着在（c）项中特别指出：“以上因素是用来帮助主管机关确定商标是否为驰名商标的指导方针，而非作出这一确定的前提条件。”也就是说，在每个案例中，驰名商标的认定取决于该案例的具体情况。由于新《商标法》对第十四条的适用没有作出像《联合建议》那样的进一步解释，导致实践中在认定驰名商标时需要考虑第十四条列举的全部因素。新修改的《商标法》是否能有效杜绝抢注事实上为相关公众所熟知的商标的行为，还有待实践检验。

（三）禁止抢注商业合作伙伴在先使用的商标

考虑到我国恶意注册他人商标现象日益增多的实际情况，根据《巴黎公约》第六条之七的要求，2001年《商标法》第二次修改时规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”（现行《商标法》第十五条）但是，由于该条规定机械地照搬了《巴黎公约》中“代理人或代表人”的概念，没有充分考虑有关用语在我国法律体系内的衔接问题，现行《商标法》公布后，人们对于这一问题产生了不同认识。有人认为，“代理人”是指受托办理商标注册申请事务的商标代理人，而“代表人”是指代表本企业办理商标注册和其他商标事宜的人。有的解释认为，“代理人或者代表人”除了商标代理人或者代表人外，还包括企业的商务代理人或者代表人，如经销商、代办处等。还有人认为，将“代理人”理解为“商标代理人”与《巴黎公约》的精神不符。

对此问题的不同认识直接影响了司法实践。2006年4月3日北京市高级人民法院的（2006）高行终字第93号行政判决书认定“《商标法》第十五条中的代理人即为商标代理人”，据此撤销了国家工商总局商标评审委员会的裁定和一审法院的判决。但是，随后最高人民法院直接提审该案，并在（2007）民三行提字第2号判决书中指出：“根据《巴黎公约》的权威性注释、有关成员国的通常做法和我国相关行政执法的一贯态度，《巴黎公约》第六条之七的‘代理人’和‘代表人’应当作广义的解释，包括总经销、总代理等特殊销售代理关系意义上的代理人或者代表人；根据《商标法》立法史、立法意图、《巴黎公约》的规定以及司法解释精神，本院认为《商标法》第十五条规定的代理人应当作广义的理解，不只限于接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人，而且包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人。”

虽然最高人民法院的判决已经明确现行《商标法》第十五条规定的“代理人”和“代表人”可以包括“特殊销售代理关系意义上的代理人”，但在实践中仍然存在一些虽然不具有销售代理关系但存在其他商业合作关系的当事人抢注另一方当事人商标的问题。因此，《商标法》第三次修改时进一步规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”（新《商标法》第十五条第二款）这样，不管是商标代理机构、受托办理商标注册的代表人，还是商品代理经销商以及任何其他具有商业合作关系的人，恶意注册其客户或者商业合作伙伴的商标的行为，都将得到有效遏制。

值得注意的是，新《商标法》第十五条第二款与第一款相比，增加了两个适用条件，一是商标申请人“明知”其商业合作伙伴的商标存在，二是该商业合作伙伴的商标已经“在先使用”。这里的“在先使用”是否要求在中国境内使用，仍存疑问。如果该商业合作伙伴是外国企业，其商标只在外国使用，使用该商标的商品尚未在中国市场销售或商业推广，商标申请人在明知该商标已在国外使用的情况下，仍然在中国申请商标注册，那么该外国企业是否可以依据此条规定，制止这种商标抢注行为呢？这个问题有待今后的法律解释进一步明确。

（四）赋予商标在先使用者先用抗辩权

虽然我国《商标法》实行保护在先申请注册商标的原则，但如果一味强调在先申请原则而不考虑商标在先使用者的利益，也会纵容恶意注册商标行为，扰乱公平竞争的市场秩序。因此，现行《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《商标法》第三次修改保留了这个规定，即新《商标法》第三十二条，同时增加了第十五条第二款。

判断商标申请人是否采用了“不正当手段”，很大程度上是判断其是否具有主观恶意。在实践中，商标在先使用者不一定能证明商标申请人明知或者应知其已经使用了该商标，这样就难以制止这种恶意注册行为，也难以请求宣告该注册商标无效。在此情形下，如果商标注册人禁止商标在先使用人使用其已经使用并有一定影响的商标，显然有失公允。

因此，新《商标法》借鉴《专利法》中的先用权抗辩制度，在第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”但是，“原使用范围内”在实践中会有不同的理解，使用的地域范围如何限定，能否在原使用地域范围内再开设分支机构，是否可以扩大到该商标原先“有一定影响的”任何地域等问题，都有待新的《商标法实施条例》或者司法实践予以明确。

（五）强化商标代理机构的诚信义务

商标代理是商标代理机构基于相关法律专业知识和经验为当事人提供的一种服务，代理机构、代理人的服务水准和职业道德水平既关系到委托人的切身利益，也影响到商标注册和评审机构的工作质量与效率。因此，《商标法》第三次修改加强了对商标代理机构的规范。除了第十五条第一款关于代理人不得注册被代理人商标的规定外，新《商标法》第十九条第一款规定：“商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。”第十九条第四款还规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”违反此规定将受到行政处罚，也是为了防止商标代理机构注册被代理人委托注册的商标。

此外，新《商标法》第十五条和第三十二条都禁止恶意抢注他人在先使用商标的行为。为了更加有效地制止这种恶意注册行为，新《商标法》第十九条第三款规定：“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。”违反此规定的，也会受到责令限期改正、警告甚至罚款等处罚。这条规定实质上要求商标代理机构承担起审查其客户委托注册商标是否存在恶意注册行为的义务，让商标代理机构承担了比较苛刻的法律责任，而且商标代理机构是否“知道或者应当知道”也不容易判断，因此该条款在实践中如何操作仍有待进一步明确。